9.14. Marca y solicitud de marca como objeto de propiedad

La marca es un bien inmueble inmaterial especialmente valioso, cuyo valor se mide por la cifra de negocios que se consigue con el producto o servicio distinguido por la marca. Y ese bien mueble inmaterial puede pertenecer conjuntamente a diversas personas y ser objeto de negocios jurídicos y derechos reales.

La marca puede pertenecer proindiviso a varias personas produciéndose un supuesto de cotitularidad (arts. 46.1 LM y 16.3 RMC). Esa cotitularidad se rige en primer término por lo acordado entre las partes; en su defecto por lo dispuesto en el art. 46.1 LM y en último término por las normas del Derecho común sobre comunidad de bienes (arts. 392 a 406 CC).

Por otra parte, la marca, y lo mismo ocurre con la solicitud de marca, en cuanto bien mueble inmaterial que es, puede ser objeto de derechos reales y de negocios jurídicos.

Los negocios jurídicos que pueden realizarse para transmitir o ceder total o parcialmente una marca son la cesión y la licencia.

Hay que hacer sin embargo, una importante precisión con carácter preliminar. En efecto, los términos cesión y licencia de marca pueden tener dos significados diversos. En primer lugar pueden referirse a la transmisión total o parcial de la marca, pudiendo esta transmisión ser resultado de negocios jurídicos de diversa naturaleza. En este sentido la cesión significa la transmisión total de la titularidad sobre la marca; esto es, en virtud de la cesión quien era titular de la marca deja de serlo, pasando la titularidad a otra persona distinta. Pues bien, este cambio de titularidad puede resultar, como se ha dicho de negocios o instituciones jurídicas diversas: herencia, donación, permuta, compraventa, aportación social, etc. Es sin embargo, habitual que la cesión de la marca se realice por medio de una compraventa, por lo que a menudo se equiparan cesión y compraventa de la marca. En sentido propio habría que considerar que el negocio jurídico es la compraventa, y la cesión es el cambio de titularidad originado por aquélla.

Con la licencia ocurre algo similar. Como licencia puede entenderse el derecho a usar la marca. Pero este derecho puede surgir también de negocios o instituciones jurídicas diversas: usufructo, aportación social o contrato de licencia en sentido estricto. Así el contrato de licencia, sería el negocio jurídico en virtud del cual se autoriza a una persona a usar una marca. Normalmente la licencia es retribuida por medio de regalías, es decir, que es habitualmente un contrato oneroso; pero también podría pensarse en licencias gratuitas, como se dan a menudo entre diversas empresas del mismo grupo.

Tanto la cesión como la licencia de la marca se pueden producir sin necesidad de ceder ni atender la empresa o la parte de la empresa dedicada a la producción de los bienes o servicios que identifica la marca. Así se establece de manera expresa en las disposiciones legales (art. 46.2 LM y art. 17.1 RMC). Ahora bien, si se transmite la empresa en su integridad o la parte de la empresa dedicada a la producción de los bienes y servicios identificados por la marca, deberá presumirse que se transmite también la marca, a no ser que exista un acuerdo en contrario que la falta de transmisión resulte claramente de las circunstancias (arts. 47.1 LM y 17.2 RMC).

Para que el cesionario o el licenciatario puedan prevalerse de su condición de tales frente a terceros será imprescindible que la cesión o la licencia se inscriban en el registro correspondiente (arts. 46.3 LM y 17.3 a 17.6 RMC).

En virtud del contrato de licencia el titular de la marca, licenciante, otorga a un tercero, licenciatario, el derecho a utilizar la marca a cambio del pago de una regalía, para productos determinados y dentro de un ámbito geográfico concreto (RMUE, art. 22 bis).

La licencia puede ser o no exclusiva. Si no se establece nada en el contrato, se presume que la licencia es no exclusiva y que, por tanto, el licenciatario puede conceder licencias a otras personas para utilizar la marca para los mismos objetos y dentro del mismo ámbito geográfico que la licencia ya otorgada (art. 48.5 LM). Si la licencia es exclusiva, entonces el licenciante no podrá otorgar otras licencias y sólo podrá seguir utilizando el mismo la marca en el ámbito geográfico para el que ha otorgado la licencia, si se hubiera reservado expresamente ese derecho (art. 48.6 LM).

La marca puede ser también objeto de derechos reales como el usufructo a la hipoteca mobiliaria. Esta última se rige por las normas de la Ley de hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento y su inscripción en el Registro de Bienes Muebles es constitutiva de la hipoteca, debiendo notificarse posteriormente al Registro de la Propiedad Intelectual (art. 46.2 LM).