9.11. Acciones por violación del derecho de marca

Las acciones que puede ejercitar el titular de la marca en el caso de violación de su derecho exclusivo aparecen reguladas en los arts, 40 a 45 LM. Estas mismas normas son aplicables en el caso de la violación de marcas comunitarias, en virtud de la remisión al Derecho nacional que se establece en el art. 14 RMC. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que los arts. 94 y ss. RMC contienen importantes normas sobre competencia y jurisdicción para el conocimiento de las acciones por violación de las marcas comunitarias.

Con carácter general el titular de una marca registrada puede ejercitar acciones civiles o penales ante los Tribunales ordinarios para exigir cualesquiera medidas que estime necesarias para la salvaguardia de su derecho exclusivo. La LM admite, además, expresamente que los litigios sobre violación de marcas puedan someterse a arbitraje (art. 40 LM).

Así pues la enumeración de acciones civiles que contiene el art. 41 LM, no es exhaustiva, aunque es obvio que comprende las principales acciones que se otorgan al titular de la marca para hacer respetar el derecho exclusivo. Entre estas acciones cabe distinguir aquellas tendentes a pedir que se realice o que continue la violación del derecho exclusivo de marca, de la acción para reclamar la indemnización de los daños y perjuicios causados.

Entre las acciones dirigidas a impedir que tenga lugar la violación del derecho exclusivo hay que incluir las acciones de cesación (art. 41.1. a LM), de adopción de medidas para impedir que prosiga la violación (art. 41.1. c LM) de destrucción o cesión con fines humanitarios de los productos ilícitamente macados (art. 41.1. d LM) y de publicación de sentencia (art. 41.1. f LM).

En materia de marcas, como ocurre con todos los derechos de propiedad intelectual, la acción fundamental es la de cesación. Esto es así porque es la prohibición a los terceros de usar la marca registrada, el único medio a través del cual puede hacerse respetar el derecho exclusivo del titular (STS 632/2004).

La acción de cesación está prevista en el art. 41.1. a LM.

Dado que la cesación es el único instrumento que permite hacer respetar el derecho exclusivo en su sentido auténtico, es fundamental que se otorgue inmediatamente, aunque sea con carácter de medida provisional, en los supuestos en los que hay una apariencia suficiente de que la violación de la marca registrada está siendo realizada o va a ser realizada de forma inmediata. Esta medida provisional prevista en el art. 134 LP es aplicable a las marcas en virtud de la remisión establecida en el DA 1 LM.

Un complemento indispensable de la acción de cesación consiste en la adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga o se inicie la violación, incluyendo el embargo o la destrucción de los medios principalmente destinados a cometer al infracción. A tales efectos puede solicitarse en particular que se retiren del tráfico económico los productos, embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas u otros documentos en los que se haya materializado la violación del derecho de marcas (art. 40.1. c LM).

Tanto las acciones para impedir la violación del derecho exclusivo o la eliminación de sus efectos, como la solicitud de medidas para evitar que prosiga la violación pueden ejercitarse, a diferencia de lo que ocurre con las acciones de indemnización, contra cualesquiera personas que en el tráfico económico realicen actos de violación de la marca.

Al igual que se ha expuesto en materia de patentes y de diseño, laxaciones para exigir la cesación de los actos de violación de la marca y evitar que prosiga ésta pueden ejercitarse también, cuando sean apropiadas (art. 41.3 LM). Parece que con esta norma lo que se pretende es permitir que se ejerciten las acciones de cesación para evitar que prosiga la violación de la marca fundamentalmente frente a los prestadores de servicios de intermediación operativa en la sociedad de la información. En efecto, esos prestadores de servicios que se limitan a transmitir o almacenar datos o informaciones facilitados por el tercero que ha contratado la prestación de los servicios, no responde en principio por la ilicitud de las informaciones que ellos no han generado. Pero puede ocurrir que esas informaciones que se ofrecen a través de la red informática constituyan actos de violación de la marca, por los que en principio no responde el prestador de servicios, y sin embargo, en aplicación del art. 41.3 LM podrá exigirle el titular de la marca o quien esté legitimado para ello que cese en la prestación de servicios a través del cual se facilita la información correspondiente en la red.

Una acción no prevista expresamente en la LM, pero que evidentemente puede ejercitar el titular de la marca especialmente frente a quienes comercializan los productos marcados en el mercado, es la de exigir que informen al titular del derecho de marca sobre la identidad de los terceros que les hayan suministrado los productos marcados. Este derecho de información aparece ya previstos en el art. 47 AADPIC y tiene gran importancia práctica, puesto que evidentemente al titular de la marca lo que le interesa en realidad es poder ejercitar sus acciones contra quien introduce los productos marcados en el mercado. Por ello hay que destacar que la LEC en su art. 25.7 y 8 prevé ya la posibilidad de exigir esa información como diligencias preliminares por quien pretenda ejercitar una acción por infracción de un derecho de propiedad industrial.

La acción de indemnización de daños y perjuicios procede cuando ya han tenido lugar el acto o actos de violación de la marca.

Hay infractores del derecho exclusivo de marca que responden en todo caso de los daños y perjuicios causados, mientras que otros infractores sólo responden cuando en su actuación hubiere mediado culpa o negligencia.

En los demás supuestos sólo procede la responsabilidad por los daños y perjuicios causados cuando el infractor ha actuado con culpado negligencia atendiendo a las circunstancias declaro, especialmente si el titular de la marca o la persona legitimada para ejercitar la acción han advertido suficientemente al infractor, identificando la marca y requiriendo el cese de la violación (art. 42.2 LM).

Los daños y perjuicios que pueden reclamarse al infractor son de distinta naturaleza. Por una parte los correspondientes a las pérdidas sufridas y ganancias dejadas de obtener; por otra parte el perjuicio ocasionado al prestigio de la marca, especialmente por una realización defectuosa de los productos ilícitamente marcados o una presentación inadecuada de aquellos en el mercado (art. 43 LM) así como los gastos de investigación para obtener prueba de la violación de la marca (art. 43.1 LM), y por último, la indemnización coercitiva no inferior a 600 € por día transcurrido sin que el infractor cumpla la condena de cesar en su violación de la marca (art. 44 LM).

El principio general para la fijación de los daños y perjuicios es el normal dentro de nuestro ordenamiento jurídico, esto es, que la indemnización corresponde no sólo las pérdidas sufridas, sino también las ganancias dejadas de obtener por el titular del registro de marca a causa de la violación de su derecho (art. 43.1). Teniendo en cuenta ese principio general sobre lo que debe comprender la indemnización de daños y perjuicios, la propia Ley establece dos criterios alternativos a elección del perjudicado para fijar esa indemnización.

Una primera opción para el cálculo de esa indemnización es tener en cuenta las consecuencias económicas negativas, entre ellas los beneficios que el titular habría obtenido previsiblemente de la explotación de la marca si no hubiera existido la competencia del infractor y los beneficios que este último haya obtenido de la explotación de la marca. Según ha declarado ya alguna sentencia, no procede acumular los dos conceptos indemnizatorios enumerados en el art. 43.2. a LM sino sólo tener ambos en cuenta para determinar las consecuencias económicas negativas sufridas por el titular de la marca infringida.

A los daños así calculados puede añadirse una indemnización del daño moral, aunque éste no haya dado lugar a la existencia de un perjuicio económico que hubiera sido probado (art. 32.2. a LM). Por una parte, los beneficios que el titular habría dejado de obtener por la competencia del infractor o los beneficios que haya obtenido el infractor por la explotación de la marca, y en segundo término la indemnización del daño moral aunque no se hubiera probado que éste hubiera dado lugar a un perjuicio económico.

La inclusión de la indemnización por el daño moral incluida por la Ly 19/2006, parece superponerse en parte con la indemnización que ya estaba prevista en el art. 43.3 LM referente al desprestigio de la marca causado por el infractor. Cabe pensar que además podrían dar lugar a la indemnización por daño moral las especiales dificultades en que haya podido verse la empresa del titular de la marca como consecuencia de la violación de ésta.

De alguna manera parece que a través de esta vía del daño moral, sin que sea exigible la prueba del perjuicio económico, se atribuye al Juez un amplio poder de discrecionalidad a la hora de conceder la indemnización al titular de la marca; se trata incluso de poder introducir por esta vía los denominados daños punitivos, esto es, daños que exceden de los que hayan podido producirse y demostrarse de una manera efectiva. Esa discrecionalidad del juez para fijar la indemnización por el daño moral se confirma en la STS 2071/2007.

El otro criterio legalmente previsto para fijar la indemnización de daños y perjuicios consiste en la cantidad a tanto alzado (según dispone la Directiva 2004/48/CE, 29 abril 2004 incorporada por la Ley 19/2006, 5 junio) que como precio hubiera debido pagar el infractor al titular de la marca por la concesión de una licencia que le hubiere permitido llevar a cabo su explotación conforme a derecho (art. 43.2. b LM). Es la denominada regalía hipotética (STS 9168/2020). No se comprende por qué en este caso no se incluye también la posibilidad de indemnizar el daño moral, pues es evidente que éste existirá o no existirá cualquiera que sea el criterio elegido para la fijación de los daños y perjuicios causados. Es más, parece que también en este caso podrá reclamarse la indemnización por daño moral en base a los criterios generales que rigen en nuestro Derecho, y que permitieron reclamar la indemnización de ese daño en un caso de violación de marcas (STS 6601/1999).

Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que la LM fija una indemnización legal mínima, cuya cuantía no es preciso probar, consistente en el 1% de la cifra de negocio realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados. Esa indemnización opera automáticamente y su petición se encuentra implícita en la indemnización de daños y perjuicios, sin necesidad de elección alguna del perjudicado (STS 1414/2010).

Por supuesto, el titular de la marca podrá exigir una indemnización superior a la mínima establecida pero los daños y perjuicios que reclame por encima del mínimo legal fijado deberá probarlos (art. 43.5 LM), puesto que el principio general en esta materia consiste en que quien reclama daños y perjuicios debe probarlos (STS 808/2004).

En todo caso, hay que tener en cuenta que solamente se pueden exigir los daños y perjuicios correspondientes a los actos de violación realizados durante los 5 años anteriores a la fecha en que se ejerce la correspondiente acción (art, 45.2 LM).

La LM prevé tres acciones, además de la indemnización de daños y perjuicios, para contrarrestar las consecuencias de la violación de la marca, la destrucción o cesión, con fines humanitarios, si ello fuera posible, a elección del actor, de los productos ilícitamente marcados que estén en poder del infractor salvo que sea posible la eliminación de la marca sin afectar al producto o la destrucción produzca un perjuicio desproporcionado al infractor o propietario (art. 41.1. e LM); la atribución en propiedad al titular del derecho de marca de los productos, materiales y medios embargados al infractor, imputando su valor a la indemnización de daños y perjuicios a la que se condene al demandado (art. 41.1. c LM) y la publicación de la sentencia condenatoria del condenado (art. 41.1. f LM).

El art. 45.1 LM establece que las acciones civiles derivadas de la violación del derecho de marca prescriben a los 5 años, contados desde el día en que pudieron ejercitarse.

Por último hay que tener en cuenta que una medida importante prevista en el Derecho comunitario para proteger a los titulares de marcas tanto nacionales como comunitarias consiste en la facultad de solicitar ante las autoridades aduaneras la retención de las mercancías con usurpación de marca para permitir que el titular ejercite las acciones correspondientes ante el juez competente (Reglamento UE 608/2013 relativo a la vigilancia por parte de las autoridades aduaneras del respeto de los derechos de propiedad intelectual).

En cuanto a las normas procesales para el ejercicio de las acciones por violación de la marca, la DA 1 LM se remite al Título XIII LP, cuyas normas son de aplicación en todo en lo que no sean incompatibles con la propia naturaleza de las marcas a excepción del art. 128 LP.