15.3. El proceso especial de la Ley de Patentes

3.1. Objeto litigioso

A través del JOr, pueden deducirse una pluralidad de pretensiones de heterogéneo carácter.

La Ley de Patentes prevé expresamente las siguientes pretensiones:

A) Condena

Como pretensiones de condena contempla la Ley de Patentes, la que asiste al titular de la patente de invención para el establecimiento de su derecho subjetivo vulnerado por un infractor (arts. 62 y 71 LP-2015) y la que también asiste al titular de una patente a que se le pague el precio de explotación por un monopolista (art. 58.2).

B) Constitutivas

Como pretensión constitutiva, la Ley de Patentes tan sólo contempla la reivindicatoria (art.12).

C) Declarativas

La Ley de Patentes autoriza a la interposición de diversas pretensiones declarativas, que pueden ser sistematizadas en positivas y negativas:

  • Positivas: pueden tener por objeto el reconocimiento total del derecho a ostentar la titularidad de la patente (arts. 10 y 11) o su reconocimiento parcial al amparo de lo establecido en el art. 127.
  • Negativas: se encuentran contempladas en el art. 112 (art. 121 LP-2015), y tienen por objeto el reconocimiento judicial de la nulidad de una patente.

Las causas o motivos de nulidad son las siguientes:

  1. Ausencia de algunos de los requisitos de patentabilidad: los requisitos de patentabilidad están previstos en el art. 4.
    • Novedad
    • Actividad inventiva
    • Aptitud para la aplicación industrial
  2. Falta de descripción de la invención: la descripción de la invención habrá de ser clara y completa.
  3. Incongruencia entre la solicitud y el objeto de la patente: el art. 41, prohíbe las modificaciones en las reivindicaciones de la solicitud dentro del procedimiento de concesión de la patente.
  4. Usurpación de la titularidad de la patente: se sanciona a la patente concedida a persona distinta de su legítimo titular, quien de conformidad con lo establecido en el art. 10.1.

3.2. Presupuestos de admisibilidad de la demanda: el acto de conciliación

Como presupuesto de admisiblilidad de la demanda, la Ley de Patentes tan sólo contempla la obligatoriedad de realizar, con carácter previo al ejercicio de la acción, el "acto de conciliación" en las invenciones laborales, si bien el art. 133 LP-2015 convierte al acto de conciliación en potestativo de ambas partes. Dicha solución autocompositiva se promoverá ante la Oficina Española de Patentes y Marcas en la forma prevista por los arts. 141 y 142 (arts 134 a 136 LP-2015).

3.3. Plazo para el ejercicio de la acción

La Ley de Patentes contempla diversos casos de prescripción de los derechos subjetivos de crédito.

En la Ley de Patentes de 2015 están sometidas a un plazo de caducidad de 5 años las acciones de nulidad (art. 103.2).

3.4. Competencia

A) Objetiva

Corresponde siempre a los Juzgados de lo Mercantil (art. 125.2 LP, 118 LP-2015 y 86 LOPJ) . Se trata de un criterio cualitativo de atribución de la competencia, reclamable también para el procedimiento aplicable.

La competencia para el conocimiento de la segunda instancia se atribuye, pues, a las Audiencias Provinciales, y la casación, al Tribunal Supremo conforme a lo previsto en la LEC 2000.

B) Territorial

La competencia territorial se determina, en primer lugar, acudiendo directamente al art. 52.1 LEC, al establecer un fuero legal preferente en materia de propiedad industrial, pero remitiéndose a lo previsto en la legislación especial sobre dicha materia. En segundo lugar, es preciso acudir a dicha legislación especial para hallar tales normas, regulación que se encuentra en la LP, art. 125.2 y 118.3 LP-2015, precepto este último que precisa ese fuero legal a favor de los JM de la sede del Tribunal Superior de Justicia de la CA correspondiente al domicilio del demandado.

3.5. Legitimación

La legitimación activa y pasiva es distinta, según la naturaleza de la pretensión que haya de deducirse en el proceso: si se trata de la pretensión de condenar del art. 62, legitimado activamente lo estará el titular de la patente lesionada (art. 63.1, 71.1 LP-2015) y pasivamente quienes, sin su consentimiento, fabricaren, importaren, utilizaran el procedimiento patentado o realizaren actos de explotación del objeto protegido por aquélla (art. 64).

La legitimación ha de ostentarse en la demanda y mantenerse a lo largo del proceso, sin que sea suficiente adquirirla con posterioridad a la demanda.

3.6. Diligencias preliminares: la comprobación de hechos

En el supuesto de las pretensiones de condena contra infractores de los derechos sobre la patente, con anterioridad a la presentación de la demanda, la persona legitimada puede instar la práctica judicial de la comprobación de los hechos a la que se refieren los arts. 129 a 132 LP (arts 123 a 126 LP-2015) que han de ser integrados con los preceptos relativos a las diligencias preliminares (arts 256 a 263 LEC) , los cuales son de aplicación supletoria (art 263 LEC) .

A) Ámbito de aplicación

Esta sometido a un condicionamiento objetivo, ya que estas diligencias preliminares tan sólo serán invocables ante el anuncio de interposición de pretensiones de condena contra infractores de los derechos sobre la patente (arts. 129.1, 123.1 LP-2015).

B) Naturaleza

Consiste en la realización de toda una serie de actos instructorios, cuya finalidad consiste en recabar, a través del Juez, la aportación de los elementos de hecho necesarios para evidenciar la infracción de la patente y, con ello poder fundamentar con éxito la futura pretensión de condena.

C) Objeto

El objeto de tales diligencias estriba, como se ha dicho, en comprobar los hechos que hubieran podido construir la violación del derecho exclusivo otorgado por la patente (art. 129.1).

D) Procedimiento

El procedimiento se iniciará mediante una solicitud en la que el actor habrá de determinar la pretensión de condena, sujetos y circunstancias especiales de la diligencia.

La solicitud habrá de presentarse ante el Juzgado de la demarcación en donde ha de practicarse esta diligencia.

3.7. Demanda

Habrá de articularse en la forma ordinaria (arts. 399 a 437 LEC) , a la que habrán de incorporarse los documentos comunes, de entre los que revisten una significación especial los que acrediten la legitimación activa y, dentro de ellos, la certificación de la Oficina Española de Patentes y Marcas, cuando quien haya de interponerla sea el titular registral.

3.8. Contestación del demandado

Una vez admitida la demanda, el LAJ dará traslado, de ella y de los demás documentos al demandante, con arreglo a las prescripciones de los arts. 404 y ss. LEC para el JOr, 440 y ss. para el JVer.

3.9. Procedimiento probatorio y sentencia

Finalizado el plazo de 2 meses posteriores a la conclusión de las diligencias de comprobación de hechos, si no se presentara la demanda, "quedarán aquéllas sin efecto y no podrán ser utilizadas en ninguna otra acción judicial" (art. 131.2 LEC) .

Los recursos que caben contra la sentencia dictada en este proceso, son los comunes al JOr.

En cuanto a los efectos de la sentencia, hay que diferenciarlos conforme a su naturaleza.

Si la sentencia fuera constitutiva, los efectos se producirán ex nunc, extinguiéndose y debiéndose cancelar, a partir de su fecha, "las licencias y demás derechos de terceros sobre la patente por la inscripción en el Registro de la persona legitimada" (art. 13.1).

Si la sentencia hubiere declarado la nulidad de una patente, sus efectos se producirán ex tunc, retrotrayéndose al momento de la infracción de la norma imperativa, la cual, tratándose siempre de requisitos que condicionan el válido nacimiento de la patente, producirá su nulidad de pleno derecho.

Dicha declaración sobre los efectos de la nulidad iuris et de iure, lo cierto es que al amparo de la patente indebidamente inscrita, han podido surgir derechos de terceros amparados por buena fe. La protección de estos intereses es lo que trata de realizar el art. 114.

3.10. MMCC

Como regla general, el art. 127 LP-2015 permite la adopción de todas y cada una de las MMCC previstas en la LEC.

Dos tipos de MMCC prevé la LEC:

  • Las MMCC de anotación preventiva de demanda en la Oficina Española de Patentes y Marcas (art. 134.4).
  • Las medidas aseguratorias de la pretensión de condena deducida contra el infractor de los derechos de la patente.

Como MMCC específicas en las pretensiones de condena, el art. 128.1 LP-2015 permiten al Juez ordenar la cesación.

A) Presupuestos

La obligatoriedad de ser el actor titular de la patente se comprende, que tan sólo a dicho titular le corresponde el derecho a su explotación (art. 50) y que por tanto, exclusivamente a él le asisten las pretensiones de condena dirigidas a obtener el restablecimiento de su derecho subjetivo, vulnerado por actos de infracción de la patente (arts. 62 y 63).

B) Solicitud

La solicitud de estas MMCC se tramita conforme a la normativa común (arts. 721 y ss. LEC) , con la posibilidad procesal del actor de pedirlas en la demanda principal, antes de la misma o con posterioridad (art. 730 LEC) .

C) Procedimiento

El procedimiento a seguir es el común previsto para la generalidad de las MMCC en la LPC.

D) Cauciones

Si el Juez dispusiera la aplicación de la medida, el demandante habrá de prestar caución para garantizar los daños y perjuicios que pudieran ocasionar con su puesta en marcha.

Si la medida pudiera originar una restricción de la actividad industrial o comercial del demandado, éste podrá eludir su aplicación mediante la satisfacción de fianza (art. 137.2).

E) Extinción

Las medidas del art. 134, están sometidas a la cláusula rebus sic stantibus, por tanto han de desaparecer cuando dejen de concurrir los presupuestos que las hicieron posibles.