13.1. Consideraciones jurídicas sobre las marcas

1.1. Regulación, concepto y clases

La legislación esencial se recoge en la Ley 17/2001, modificada por la Ley 19/ 2006 por lo que se amplían los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial y se establecen normas procesales para facilitar la aplicación de diversos reglamentos comunitarios, llamada Ley de Marcas.

En el ámbito internacional y con el Convenio de París, es destacable el Arreglo y Protocolo de Madrid, así como el Arreglo de Niza 1957, relativo a la clasificación internacional de productos y servicios a efectos del Registro de marcas; el Tratado del Derecho de Marcas, auspiciado por la Organización Mundial de la Propiedad Industrial que data de 1994, y los acuerdos generales sobre Aranceles Aduaneros y de Comercio de esa misma anualidad, alcanzados en la Conferencia de Uruguay.

Según el art. 4 LMa, la marca es un signo que sirve para diferenciar en el tráfico mercantil productos o servicios procedentes de un empresario de otros, procedentes de los demás.

Su función es la identificación del origen empresarial de los productos y servicios, así como de la calidad de los mismos según las expectativas de los consumidores que confían en dicho signo distintivo creándose el goodwill empresarial de la persona que la utiliza.

El uso de la marca para adquirir o conservar una cierta reputación no sólo se lleva a cabo a través de la publicidad, sino también por medio de diversas técnicas comerciales.

El derecho al uso exclusivo de la marca se subordina al requisito de su registro en la Oficina Española de Patentes y Marcas según establece el art. 2 LMa.

En cuanto a los tipos de marcas, pueden clasificarse por diversos criterios: por la naturaleza del signo elegido, es tradicional la distinción entre marcas denominativas, gráficas y mixtas, según que estén constituidas por palabras, por líneas, dibujos o colores o por una combinación de tales medios.

En el art. 4.2 LMa se refleja un amplio margen de libertad a la hora de determinar qué signos o medios pueden constituir marca, incluyendo junto a las palabras, frases o nombres, las imágenes, figuras, símbolos y dibujos, las letras y cifras o sus combinaciones, las formas tridimensionales y hasta el sonido, junto con sus posibles combinaciones. Desde el punto de vista teórico se ha evaluado la posibilidad de registrar marcas olfativas. No obstante, debido a que al menos en la actualidad, los olores no son susceptibles de representación gráfica, este tipo de signos no aparece que puedan acceder a los registros de marcas. Sin embargo en tanto que el sonido sí que puede representarse gráficamente a través de las notas musicales sobre una partitura es admisible la marca sonora.

En el ámbito de la propiedad intelectual ya existen en el campo de los perfumes pronunciamientos judiciales que consideran que los mismos son objeto de propiedad intelectual al estimar que se trata de obras del espíritu.

En referencia al tipo de objetos o servicios a los que se refiere la marca, existen una clasificación denominada Clasificación de Niza, que explica en qué clase se encuadra cada uno de aquellos. En la actualidad existen 45 clases diferentes, 34 productos y 11 servicios. Esta clasificación internacional se revisa continuamente por un Comité de Expertos convocado en el marco del Arreglo de Niza.

Según el ámbito de su protección, las marcas pueden ser nacionales, comunitarias o internacionales. Como regla general cada país es soberano para determinar qué signos pueden ser marcas, los requisitos para obtener y conservar la protección, el ámbito de ésta etc. La vigente Ley de Marcas contiene normas al respecto.

Si se hace referencia a la condición de su titular, existen marcas individuales y colectivas. Las individuales son las más usuales y a las mismas hace referencia el art. 4 LMa, cuando se expresa en términos de productos o servicios de una empresa frente a productos o servicios de otra. Su titular puede ser persona natural, o jurídica, española o extranjera. La marca colectiva es aquélla que sirve para distinguir en el mercado los productos o servicios de los miembros de una asociación de fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios y el titular de esta marca es dicha asociación. No podrá ser nunca una persona física sino jurídica la titular y cada uno de los miembros de la asociación podrá utilizar la marca perteneciente a la  misma, para, identificar sus propios productos.

1.2. Requisitos del signo para constituirse en marca. Las prohibiciones absolutas y relativas

Las prohibiciones absolutas son enumeradas en el art. 5.1 LMa. Entre los supuestos allí recogidos, cabría formular una clasificación en los siguientes términos:

  1. Prohibiciones derivadas de no ser un signo idóneo para su utilización como marca por no cumplir lo previsto por el art. 4.1, esto es, o no se pueden representar gráficamente o no tienen la capacidad de distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras.
  2. Signos que carezcan de virtud diferenciadora porque al ser utilizado no distinguen a un concreto producto o servicio, sino a una especie o clase de los mismos, a su procedencia o característica, a su naturaleza o forma, o porque el signo se ha convertido en el habitual para referirse a un tipo de productos o servicios en el lenguaje común o en la costumbre, etc.
  3. Los que sean contrarios al correcto funcionamiento del mercado pues pueden inducir a error al consumidor sobre algún aspecto del producto o servicio como la calidad o procedencia de los mismos.
  4. Los que contravengan el orden público, bien por contradecir las leyes o buenas costumbres, bien porque guardan relación con símbolos identificativos del Estado, Comunidades Autónomas etc.

Prohibiciones relativas aparecen recogidas en los arts. 6 al 10 LMa.

1.3. Procedimiento para el registro de la marca

El procedimiento de registro es de naturaleza administrativa por la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Principio de rotación: el mecanismo registral solo se pone en funcionamiento si así se requiere por parte de los solicitantes o sus representantes, La solicitud ha de tramitarse a través de los órganos competentes de las comunidades autónomas del domicilio del interesado o de su representante.

Principio de titulación adecuada: la solicitud a de acompañarse de la documentación idónea, según el asiento registral pretendido.

Junto a los anteriores es de transcendental importancia el principio de prioridad: la prohibición de registro como marca de algún signo coincidente o similar con otro ya registrado que recoge el art. 6 LMa confiere una extraordinaria transcendencia a la prioridad registral.

Por último, el principio de calificación se complica en cierto modo debido a la atribución competencial a favor de las Comunidades Autónomas. Así recibida la solicitud, se realiza un superficial control formal y de legitimación del solicitante a cargo del órgano competente de la comunidad Autónoma o de la Oficina Española de Patentes y Marcas. La publicación de la solicitud en el BOPI, comporta un llamamiento a la oposición para toda persona que se considere lesionada por la concesión de la marca solicitada en cuanto pese sobre esta alguna de las prohibiciones, absolutas o relativas, recogidas en el Título II de la Ley.

Una vez registrada la marca, ésta se otorga por un periodo de 10 años contados desde la fecha de su presentación. Al contrario que con otros derechos de propiedad industrial, como las patentes o los diseños industriales, la marca es susceptible de renovarse por sucesivos periodos adicionales de 10 años y de forma indefinida siempre que se abonen las correspondientes tasas y que se dé el uso real y efectivo de la misma (TJCE 2006).

1.4. Titular de la marca: facultades y obligaciones. Acciones para la protección de la marca registrada o usada

El art. 34.1 de la Ley de Marca señala que el registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo de utilizarla en el tráfico económico.

Especial importancia tienen los temas de agotamiento del derecho de la marca y de las limitaciones de este, extremos que aborda la Ley de Marcas en los arts. 36 y 37. El agotamiento del derecho de la marca ha sido desarrollado y concretado por la jurisprudencia comunitaria y su objeto es que el derecho de marca nacional no pueda utilizarse para limitar la libre circulación de un producto que ha sido comercializado en otro Estado miembro del Espacio Económico Europeo. Desde un punto de vista territorial este agotamiento será, en cualquier caso, comunitario y no internacional, a partir de la sentencia del Tribunal Supremo de 2001.

Además de los derechos conferidos con fundamento en la titularidad de la marca, la Ley establece varias obligaciones entre las que la más importante es la necesidad de explotación de la misma dentro de los 5 años desde la publicación de la concesión.

En cuanto a las acciones que protegen el derecho de la marca la Ley indica las que asisten al titular de la marca y las pretensiones que puede sustentar en el marco judicial, reconocido (art. 40 LM) que pueden ser penales y civiles.

1.5. La marca como objeto de negocios jurídicos. La licencia y la transmisión

Una vez se configura la titularidad sobre la marca como un derecho real de propiedad, no ofrece dudas la posibilidad de su transmisión, así como la constitución sobre la misma de derechos reales de garantía o la celebración de contratos concernientes a su uso (licencia).

La propiedad indivisa se regula en el art. 46.1 LMa, con una disposición que presenta bastante similitud con el régimen de condominio del Código Civil, al que además, invoca como supletorio y remite para ciertos aspectos. Así la propiedad indivisa se regirá por lo acordado por las partes en lo no acordado se hará según establezca la propia Ley de Marcas y por último y a falta de las anteriores por el Código Civil.

1.6. Extinción de la marca: nulidad y caducidad

La Ley de Marcas recoge los conceptos de nulidad absoluta y nulidad relativo. La nulidad absoluta, si bien es imprescindible en cuanto a la acción para denunciarla, no es insanable como dice el art. 51. La nulidad relativa si prescribe, tras 5 años consecutivos de tolerancia de la situación por el reclamante, lo que supone introducir un elemento subjetivo de medición, altamente inseguro. El régimen de declaración entre los supuestos de nulidad de una y otra naturaleza no es demasiado diferente: se precisa declaración judicial mediante sentencia firme; los efectos se retrotraen, si bien con importantes excepciones, al momento de la inscripción; la legitimación para plantearlas es amplia, sobre todo en la nulidad absoluta; cabe anotación preventiva de demanda en ambos casos y no pueden invocarse causas de nulidad por quien ya las hubiera planteado sin éxito en vía contencioso-administrativa. El Tribunal Supremo ha modificado la sentencia número 520/2014, para admitir que el titular de una marca protegida en España pueda prohibir a cualquier tercero el uso en el tráfico económico de signos idénticos o similares a ella, siempre que hubieran sido registrados con posterioridad, sin necesidad de una declaración previa de nulidad, al igual que sucede con las patentes y los diseños industriales.

En cuanto a los supuestos de caducidad son recogidos en el art. 55. Tres de ellos (falta de renovación, renuncia y falta de uso) son objeto de ulterior desarrollo en los artículos siguientes. No así los otros tres: pérdida de virtud diferenciadora, inducción a la confusión y cesión a persona carente de legitimación. La falta de renovación y la renuncia las declara la Oficina Española de Patentes y Marcas. Los otros cuatro supuestos exigen pronunciamiento judicial.

1.7. La marca comunitaria y su régimen jurídico

El objetivo de la marca comunitaria es el de la validez y eficacia de dicha marca en el ámbito de la Unión Europea. Como en el marco de la Unión de París, el sistema descansa sobre la tramitación de un expediente unitario, con validez para todo el territorio de la Comunidad. Antes de proceder a la concesión, la Oficina de Armonización del Mercado Interior ha de examinar si la petición está afectada por alguna de las llamadas prohibiciones absolutas sin pronunciarse sobre las relativas, cuya posible invocación confía a los que se consideren afectados. La concesión de una marca comunitaria no comporta la caducidad del registro ni de la facultad de utilización exclusiva de una marca nacional preexistente en alguno de los países miembros, cuyo titular podrá seguir utilizándola dentro de las fronteras del país comunitario para el que la obtuvo. Por último en nuestra normativa nacional de marcas, cuyo Título IX lleva por título "Marcas comunitarias" se, regulan en los arts. 84 a 86 que forman parte del mismo, ciertos aspectos de marca nacional respecto de la comunitaria como puede ser la transformación de ésta en aquélla, el trámite de presentación de la marca comunitaria ante la Oficina Española de Patentes y Marcas que se encargará a su vez de tramitarla a la Oficina de Armonización del Mercado Interior o la posibilidad de declaración de la nulidad o caducidad de una marca nacional cuando una marca comunitaria con efectos en España se vaya a beneficiar de este hecho.