15.4. El procedimiento especial de la Ley de Marcas

4.1. Regulación y ámbito de aplicación

En lo que se refiere a la regulación procesal de este tipo de modalidad de Propiedad Industrial, la Ley de Marcas de 2001 establece una remisión normativa, según la cual "las normas vigentes contenidas en el Título XIII de la LP-1986, respecto de las patentes serán de aplicación a las distintas modalidades de signos distintivos regulados en la presente Ley, en todo aquello que no sea incompatible con su propia naturaleza, a excepción del art. 128 de dicha Ley.

4.2. Objeto litigioso

A) Pretensiones de condena

Son pretensiones de condena las que puede ejercitar el titular de la marca erga omnes.

Las prestaciones condenatorias se encuentran recogidas en los arts 41 a 43 LMa.

Respecto a la indemnización de daños y perjuicios, cabe destacar la inclusión, tal y como contempla la Ley de Marcas, tanto en el daño emergente, como en el lucro cesante (art. 43 LMa).

B) Declarativas

Son pretensiones declarativas las dirigidas a obtener, con efectos ex tunc, la nulidad de la marca y la cancelación del asiento registral.

El art. 2.2 LMa contempla un supuesto de pretensión declarativa positiva, el de la denominada acción reivindicatoria.

C) Constitutivas

Las pretensiones constitutivas están dirigidas a obtener, con efectos ex nunc, la anulación judicial de la marca.

Son supuestos de pretensiones constitutivas las solicitudes de declaración judicial de caducidad de la marca por no uso, al amparo de lo dispuesto en el art. 58, en contraposición de lo dispuesto por el art. 39 LMa.

4.3. Plazo para el ejercicio de la acción

Las únicas acciones sometidas a un plazo para su ejercicio son las que pueden versar sobre pretensiones de condena o constitutiva.

A) Prescripción

Están sometidos a plazo de prescripción el ejercicio de las acciones que tengan por objeto la interposición de una pretensión de condena.

El plazo de prescripción es de 5 años, contados desde el día en que pudieron ejercitarse (art. 45 LMa).

B) Caducidad

Están sometidas a plazos de caducidad las acciones que tengan por objeto una pretensión constitutiva.

4.4. Competencia

La competencia objetiva la ostentan los JM y la territorial los de la ciudad-sede del Tribunal Superior de Justicia de la CA en cuya demarcación tenga el domicilio el demandado.

La LO 8/2003 establece que "los Juzgados de lo Mercantil conocerán de cuántas cuestiones sean de la competencia del orden jurisdiccional civil respecto de las demandas en las que se ejerciten acciones relativas a la propiedad industrial.

En cuanto a la competencia funcional, resulta de aplicación supletoria lo dispuesto en la LEC con lo que tales Juzgados de lo Mercantil conocerán de la fase declarativa y de ejecución.

4.5. Legitimación

La legitimación activa y pasiva, es distinta según la naturaleza de la pretensión que haya de deducirse dentro del proceso. La legitimación ha de mantenerse a lo largo de todo el proceso, pudiendo ser revisada de oficio incluso en casación.

A) En las pretensiones de condena

La inscripción de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico (arts. 2 y 34), el art. 40 LMa confiere exclusivamente al titular de la marca la legitimación activa para la interposición de las pretensiones de condena previstas en el art. 35; dicho titular no tiene por qué ser empresario.

A la legitimación pasiva se refieren los arts. 40 y 34.1 LMa.

B) En las pretensiones declarativas y constitutivas

La legitimación activa en las pretensiones declarativas de nulidad y en las constitutivas de anulación la tiene la Oficina Española de Patentes y Marcas, así como por cualquier persona física o jurídica o por cualquier agrupación constituida legalmente para la representación de los intereses de fabricantes, productores, prestadores de servicios, comerciantes o consumidores que resulten afectados u ostentes un derecho subjetivo o interés legítimo (art. 59 LMa).

La legitimación pasiva recae sobre el titular registral de la marca cuya nulidad se pretende; pero en caso de que exista una licencia sobre el signo distintivo, es preciso, siempre y cuando la licencia se haya inscrito en el Registro para que pueda afectar a terceros, demandar, también al propietario del mismo al existir un litisconsorcio pasivo necesario.

4.6. El procedimiento

Como regla general, ha de establecerse, pues, la de que el procedimiento aplicable para las marcas y demás signos distintivos contemplas en esta Ley es el JOr (arts. 249.1 a 4 LEC) .

A) MMCC

Pueden aplicarse todas las previstas en la LEC (arts 721 a 747) especialmente las MMCC específicas contempladas en el art. 727.

B) La diligencia de “comprobación de hechos”

Esta consiste en determinar si esta diligencia preliminar a la interposición de la demanda, contemplada en los arts 129 a 132 LP, es aplicable a la totalidad de las pretensiones contenidas en la Ley de Marcas y distintas a las de condena.

C) Demanda e informe de la Oficina Española de Patentes y Marcas

Habrá de redactarse de forma ordinaria, y a ella habrán de incorporarse los documentos comunes, de entre los que adquieren especial significación los justificativos de su derecho.

Una vez presentada la demanda de impugnación, el acto procesal siguiente habría de ser la solicitud judicial de informa a la Oficina Española de Patentes y Marcas.

D) Contestación del demandado y prueba

Ninguna especialidad digna de mención contempla la Ley de Marcas en cuanto a las alegaciones del demandado. El demandado habrá de aducir, todas sus defensas y excepciones contenidas en la Ley de Marcas, así como la reconvención contempla en el art. 126 LP.

E) Sentencia

De condena

Los efectos se producirán exclusivamente entre las partes. Si la sentencia es estimatoria, puede contener las prohibiciones del art. 34.3, el pronunciamiento consistirá en una condena de futuro para el deudor, que si la incumpliese podrá novarse esta prestación de no hacer por otra de indemnización de daños y perjuicios, todo ello con independencia de la adopción de las medidas contempladas en el art. 41.1.

Declarativas

Pueden ser total o parcial, según se extienda dicha declaración a la totalidad de la marca o a una parte de los productos o servicios para los que la marca ha sido registrada (art. 60 LMa).

Constitutivas

Como regla general, las pretensiones constitutivas producen sus efectos ex nunc, en materia de marcas, el legislador confiere a la declaración de nulidad relativa del signo efectos ex tunc, con lo que el registro de la marca nunca fue válido, considerándose que ni el registro ni la solicitud que lo originó han tenido nunca los efectos previstos en el Capítulo I del Título V de la presente Ley (art. 54 LMa).