12.1. Consideraciones jurídicas sobre las patentes

La patente es un derecho de propiedad temporal sobre el fruto de la información y, por ello, de los frutos que genere.

El sistema de patentes supone un instrumento esencial para el impulso del desarrollo económico así como para el fomento de la investigación e innovación en el ámbito de la ciencia y de la técnica.

A) Regulación, concepto y clases

La norma encargada de regular la materia es la Ley 24/2015, de Patentes, pero su entrada en vigor el 1 de abril de 2017, según establece su Disposición final novena, regirá la Ley 11/1986, de Patentes y sus modificaciones. Así cuando hagamos referencia a los artículos de la Ley de Patentes, nos estaremos refiriendo a la Ley 11/1986.

El concepto de patente hace referencia al conjunto de derechos y deberes que se otorgan al titular de una invención nueva, que implique actividad inventiva y que sea susceptible de aplicación industrial, aun cuando tenga por objeto un producto que éste compuesto o que contenga materia biológica.

Según el criterio jurídico utilizado, se podrá establecer diferentes clases de patentes. Si se tiene en cuenta el procedimiento de concesión, podemos enumerar las patentes nacionales que se conceden en España por la Oficina Española de Patentes y Marcas, la Patente Europea tramitada ante la Oficina Europea de Patentes con base en lo establecido por el Convenio de Munich y por último, aunque no todavía en vigor, la patente unificada o unitaria que funcionaría como un título único de patentes con idéntico valor en todos los países que formen parte del acuerdo para la creación de tal figura jurídica regulada actualmente por los Reglamentos 1260/2012 y 1257/2012.

Si el criterio para clasificar las patentes fuera de la naturaleza de la regla técnica en que consiste la invención, habría que distinguir entre patente de producto y patente de procedimiento. La primera obtiene por resultado una entidad física o sustancia, la segunda tiene por objeto una sucesión de operaciones encaminadas a la obtención de un resultado útil.

En cuanto a la posibilidad o no de divulgación como criterio de clasificación habría que hacer referencia a las patentes ordinarias y las patentes secretas.

También están las patentes principales o adicionales. Y por último patentes dependiesen o independientes.

B) Requisitos de patentabilidad y el "estado de la técnica"

El art. 4.1 de la Ley de Patentes establece que son patentables las invenciones nuevas que impliquen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial, de donde se obtienen los requisitos de patentabilidad de cualquier invención:

  1. Ha de tratarse de innovaciones técnicas: El invento es fruto de la aplicación del ingenio y el estudio al logro de un resultado que ha de ser novedoso para la colectividad técnica o científica en cuyo sector de conocimientos se inserta.
  2. Han de ser fruto de una actividad inventiva: la invención no debe deducirse de manera evidente del estado de la técnica para un experto en la materia. Queda fuera de la patentebilidad aquello que no suponga un verdadero progreso técnico notable.
  3. Deben ser susceptibles de aplicación industrial: con este requisito se vinculan los procesos de invención procedentes del intelecto humano con el de utilidad como rasgo diferenciador de este tipo de creaciones humanas con aquellas otras que son protegidas a través de los derechos de autor.

C) La concesión de la patente: procedimiento

Existen en la actualidad dos procedimientos posibles para la concesión del derecho a la patente que nace con la expedición del título correspondiente. Número de procedimientos que con la nueva LP 24/2015, se reduce a uno sólo que incluye necesariamente un examen sustantivo sobre el objeto de la patente. Ambos están regulados con detalle en los arts. 21 al 48 LP.

Se solicita la patente, donde ha de constar todos los datos (art. 21), descripción del invento y las llamadas reivindicaciones a través de las que se define el invento (art. 26). Desde ese momento comienza uno de los dos procesos administrativos; bien el procedimiento general (arts. 30 al 38), tras un examen de oficio por la Oficina Española de Patentes y Marcas (art. 4 al 9 LP). El solicitante está obligado a pedir la elaboración por parte de dicha oficina (OEPM), de un informe sobre el esta o de la técnica donde se hará mención a los elementos que determinan la novedad y actividad inventiva del objeto para el que se solicita la patente. Si la solicitud del informe sobre el estado de la técnica se realizó con fecha de 16 de Septiembre de 2008 o posterior, éste incluirá una "Opción Escrita", preliminar y sin compromiso, acerca de si la invención objeto de la solicitud de patente cumple aparentemente los requisitos de patentabilidad establecidos en la Ley, y en particular con referencia a los resultados de la búsqueda. Dicho informe y la solicitud, son publicados en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI); en cuanto al procedimiento especial se diferencia del anterior en que dentro de los 3 meses siguientes a la publicación del informe sobre el estado de la técnica, puede solicitarse que se lleve a cabo por la propia Oficina Española de Patentes y Marcas el llamado examen previo de novedad y actividad inventiva.

La nueva LP 24/2015 presenta como principal novedad la de establecer un único procedimiento de concesión para simplificar y agilizar la protección de la innovación mediante patentes y reforzar la seguridad jurídica, estableciendo como único sistema para la concesión de patentes el de examen previo de novedad y actividad inventiva, que ahora pasa a denominarse según puede apreciarse en la redacción del art. 39 de la nueva norma, examen sustantivo. Se elimina por tanto, el actual sistema opcional o "a la carta", introduciendo en la reforma llevada a cabo por el Real Decreto-Ley 8/1998, de medidas urgentes en materia de propiedad industrial, acabándose por tanto con la concesión de patentes "débiles" y debiendo todas las solicitudes tramitarse a través del examen previo de novedad y actividad inventiva llevado a cabo por la Oficina Española de Patentes y Marcas tras el informe de la técnica.

Dentro del modelo de concesión con examen sustantivo generalizado que ahora se pretende adoptar, también se introducen modificaciones en el procedimiento para pasar directamente a la fase de búsqueda para todas las solicitudes, como ocurre en los procedimientos internacionales, de manera que su iniciación no estará sujeta a otras condiciones que las imprescindibles para la realización de la búsqueda misma.

D) Derecho sobre la patente: facultades y obligaciones del titular

Cuando a través de la actividad humana, se obtiene una invención, se adquiere una posición de dominio sobre la misma que se traducirá en la concesión de una serie de derechos que, al igual que ocurre para el caso de los derechos de autor, son de naturaleza tanto moral como patrimonial. El inventor ostenta el derecho moral de ser reconocido como autor de la  misma y que por su naturaleza propia no puede ser transmitido. En cuanto a los derechos patrimoniales, son aquellos que hacen posible la directa utilización de la invención o bien su transferencia a terceros.

El monopolio del inventor, se produce por 20 años improrrogables, a contar desde el momento de la solicitud, a excepción en cuanto a la prórroga para el caso de los medicamentos y productos fitosanitarios, que pasan a ser objeto de regulación expresa en la nueva LP 24/2015. Durante el plazo de monopolio, el titular de la patente y sólo él o aquéllos por él autorizados podrán llevar a cabo la explotación de la invención patentada, lo que supone la vertiente positiva del derecho de patente junto a la vertiente negativa que permite al titular el impedimento u oposición a que otros utilicen el objeto de la patente sin la preceptiva autorización. Esta vertiente negativa es enfatizada por la Ley y entre los actos sobre los que el titular puede ejercer su ius prohibendi podemos diferenciar los de explotación directa y los de explotación indirecta. En cuanto a la explotación directa, la exclusividad se extiende a la fabricación o comercialización del producto objeto de patente, así como su importación o posesión con fines, si se trata de patente sobre producto. En la patente de procedimiento, el derecho del titular se concreta en impedir la utilización o comercialización del procedimiento y la comercialización de productos obtenidos en él (art. 50).

Los derechos de exclusiva concedidos por la patente no son derechos absolutos y están sometidos a unos limites recogidos en el art. 52 de la Ley, entre los que podemos hablar de "agotamiento del derecho de patente". El alcance de este agotamiento se produce a nivel comunitario. También supone un límite al derecho exclusivo de patentes el no poder impedir el titular la utilización de objetos o procedimientos patentados para el propio consumo o con fines experimentales según el art. 61 LP 24/2015.

El legislador se encarga de regular diferentes casos en que la patente entra en situaciones de conflictos con terceros que venían utilizando el objeto de la patente antes de ser concedida a su titular (art. 54), conflictos con la explotación de otras patentes de fecha anterior (art. 55), posibles conflictos entre patente anterior de la que es necesario hacer uso para explotar una patente posterior (art. 56).

La principal de las obligaciones consistiría en la explotación dentro de los 3 años desde la concesión o de los cuatro desde la solicitud, con aplicación automática del plazo que expire más tarde.

La explotación de la patente, como recoge nuestra normativa podrá llevarse a cabo bien por el titular, bien por un tercero autorizado para ello.

De no existir ofrecimiento de licencia de pleno derecho ni explotación efectiva por el titular, la Ley prevé el sistema llamado de licencias obligatorias, que permite a cualquier persona la posibilidad de solicitar la concesión de una licencia obligatoria y cuyo régimen se modifica en ciertos aspectos en la nueva LP 24/2015, eliminándose causas que pueden originar que entre en juego este tipo de licencias pero añadiendo otras. Este mecanismo puede ponerse en práctica cuando concurra alguno de los cuatro supuestos del art. 86 LP:

  1. Falta o insuficiencia de explotación de la invención patentada.
  2. Necesidad de la exportación.
  3. Dependencia entre las patentes, o entre patentes y derechos de obtención vegetal.
  4. Existencia de motivos de interés público para la concesión.

E) Patente como objeto de negocios jurídicos: cesión, licencia y otras posibilidades

La patente es en sí misma un bien susceptible de valoración económica que puede ser objeto de tráfico jurídico. La LP regula las instituciones jurídicas de las que puede ser objeto el derecho de patente, como pueden ser la cotitularidad, la expropiación, el usufructo, la constitución de una hipoteca mobiliaria, la transmisión o cesión y las licencias.

Al hablar de cesión de la patente se está haciendo referencia a la tramitación plena de la misma, lo que supone un cambio definitivo de titularidad así como la transferencia de todos los derechos y facultades que ésta comporta y que son susceptibles de transmisión. La transmisión puede ser tanto de la solicitud de patente, como de la patente ya concedida.

Por las licencias, el licenciatario ostentará durante un periodo de tiempo las facultades que la patente ofrece a su titular licenciante, mediante las cuales en definitiva se lleva a cabo la explotación económica. A cambio, el licenciatario habrá de pagar una remuneración al licenciante que suele consistir en una cantidad variable, esto es, los llamados royalties, además de una cantidad fija inicial según sea el acuerdo entre las partes.

F) Extinción de la patente: caducidad. La patente nula y sus efectos

La caducidad de la patente se da por la Oficina Española de Patentes y Marcas que lo publica en el BOPI.

Cuando la caducidad se deba a la falta de explotación tras los 2 años de la concesión de una licencia obligatoria, la declaración de caducidad procederá tras la instrucción del correspondiente expediente administrativo (art. 116.4 LP). La principal consecuencia es que la invención de la patente pase a ser de dominio público y de libre utilización.

El supuesto más frecuente es el de la expiración del plazo de 20 días para que la patente se concede. Cabe también la caducidad por renuncia de derechos; es también causa de caducidad la falta de pago de los derechos y tasas anuales. Finalmente la falta de explotación de la patente durante los periodos que, en cada caso, marca la Ley, es igualmente causa de caducidad (art. 116.1).

En cuanto a la nulidad, el único modo de atacar la validez de una patente será a través de la acción de nulidad ante los tribunales del orden civil. Cuando se insta la nulidad de una patente que se concedió a través del procedimiento general, tendrá lugar el examen de fondo del objeto de la patente. En cambio cuando la patente se concedió tras el procedimiento especial, el juicio de nulidad supondrá la vuelta sobre el examen a fondo de los extremos que ya fueran analizados por la Oficina de manera especialmente exhaustiva a través del informe resultante del examen previo de novedad y actividad inventiva.

La nulidad puede ser total, si afecta a todas sus reivindicaciones, o parcial si sólo se refiere a algunas.

El art. 112 de la Ley de Patentes, recoge las siguientes causas de nulidad:

  • Carencia de los requisitos de patentabilidad recogidos en el título II de la Ley.
  • La defectuosa descripción del invento en el expediente de concesión.
  • La concesión que exceda de la solicitud.
  • La concesión a persona distinta del aspirante legítimo

G) Las patentes internacionales

En el ámbito internacional existe una amplia regulación de patentes, destacando el Convenio de la Unión Internacional para la protección de la Propiedad Industrial, y el Tratado de Cooperación en materia de patentes, cuya última versión entró en vigor el 1 de julio de 2014.

Destaca el Convenio de Munich de 1973, incorporado a nuestro ordenamiento mediante Real Decreto 2424/1986; la Creación de oficina Europea de Patentes con sede en Munich; y el acuerdo ADPIC.

Hay que destacar los rasgos de la patente europea con efecto unitario: carácter unitario, protección uniforme y efectos idénticos en todos los Estados miembros participantes del Acuerdo. Con ello, como puede leerse en la exposición de motivos del Reglamento 1257/1012. En España en principio no quedaría afectada directamente por la normativa referida a la patente unitaria, pues por diversas razones entre las que destaca la idiomática, nuestro país no forma parte de los acuerdos hasta ahora firmados en torno a esta patente que han dado como resultado los citados Reglamentos.