9.7. Requisitos objetivos de la marca

7.1. Requisitos y prohibiciones absolutos y relativos

Para que un signo pueda ser protegido como marca, esto es, atribuir a su titular e derecho exclusivo a su utilización, es preciso que reúna ciertos requisitos.

Esos requisitos son de distinta naturaleza. Unos son requisitos absolutos, que deben reunir el signo en sí mismo considerado, sin compararlo con otros signos ya protegidos, cuya titularidad corresponde a otras personas.

Otros requisitos son relativos, puesto que su concurrencia se establece relacionando y comparando el signo que se pretende proteger con los signos ya protegidos a favor de otras personas.

Esta distinción entre requisitos absolutos y relativos de la marca aparece tanto en la LM como en del Registro Mercantil Central al diferenciar entre prohibiciones absolutas y relativas al registro de una marca.

El hecho de que las disposiciones legales se refieran no a requisitos absolutos y relativos, sino a prohibiciones absolutas y relativas se explica por la perspectiva registran que han adoptado esas normas.

El régimen jurídico de los requisitos absolutos y relativos para la apropiación en exclusiva de una marca, difiere en puntos fundamentales. Y esa diferenciación se justifica porque mientras los requisitos absolutos responden a exigencias prevalentes del interés público; los requisitos relativos responden prevalentemente a la protección de intereses particulares.

La manifestación más evidente de los distintos intereses protegidos consiste en que la falta de un requisito relativo, o dicho de otro modo, le existencia de una prohibición relativa, puede no tener ninguna consecuencia si el titular del derecho que se vería afectado por la nueva marca da su autorización para que ésta sea protegida, o simplemente no presenta oposición para que ésta sea registrada (arts. 20.2 LM y 8.1 y 45 RMC).

La diferencia se manifiesta también en otros aspectos. Así la comprobación de los requisitos absolutos ha de hacerse de oficio tanto por la Oficina Española de Patentes y Marcas (art. 20.1 LM) como por la Oficina de Armonización del Mercado Interior (art. 7 RMC), mientras que la denegación por supuestos de prohibiciones relativas sólo podrá hacerse cuando medie oposición del titular del derecho afectado (arts. 20.2 LM y 8.1 RMC).

Otra diferencia fundamental del régimen jurídico de los requisitos absolutos y relativos se manifiesta en las acciones de nulidad. En la LM mientras la acción para que se declare la nulidad de las marcas que se han otorgado en contravención de las prohibiciones absolutas es imprescriptible (art. 51.2 LM), la acción de nulidad por violación de las prohibiciones relativas no puede ejercitarse por estimular del derecho anterior si ha tolerado el uso de la marca posterior con conocimiento de ese uso durante cinco años consecutivos (art. 52.2 LM).

La misma solución se establece en el Registro Mercantil Central, según el cual el titular de una marca o un derecho anterior, que teniendo conocimiento de la marca posterior supuestamente incompatible con su derecho, no ejercita durante cinco años ninguna acción para impedir el uso de la marca posterior, no puede ejercitar ya ninguna acción, por entenderse que su facultad de ejercer acciones ha caducado por tolerancia (art. 54 RMC).

7.2. Requisitos y prohibiciones absolutos

En atención a razones de interés público, para que un signo pueda ser protegido como marca es preciso que reúna los siguientes requisitos absolutos:

  1. El signo debe reunir los requisitos que concurren en la noción legal de la marca.
  2. El signo debe tener autonomía intelectual y material frente al producto o servicio que pretende distinguir como marca.
  3. El signo no debe inducir a error al público sobre los productos o servicios que pretende distinguir como marca.
  4. El signo no debe estar constituido por signos oficiales que identifiquen a Estados o entes públicos o a los que se confiera un significado legalmente establecido.
  5. El signo no debe ser contrario a la Ley, al orden público o las buenas costumbres.

A) El signo debe reunir los requisitos que concurren en la noción legal de marca

La primera prohibición absoluta consiste en que no pueden constituir marca los signos que no sean conformes con la noción legal de marca del art. 4.1 LM y del art. 4 RMC (arts. 5.1. a LM y 7.1. a RMC).

Para poder registrarse como marca, el signo ha de ser susceptible de representación gráfica, esto es, de representación visualmente perceptible (LM); en el Registro MercantilUE (art. 4), se exige solamente que el signo pueda ser representado manera que permita determinar el objeto claro y preciso que se protege. Además, el signo ha de servir para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras.

B) Autonomía intelectual del signo: aptitud diferenciadora en abstracto (genericidad)

El signo debe tener autonomía frente a los productos o servicios a los que se pretende aplicar como marca. Y esta autonomía tiene dos manifestaciones: una intelectual y otra material.

Intelectualmente el signo no es independiente del servicio o producto, cuando se trata del signo habitualmente utilizado en el tráfico para designar precisamente a esa clase de servicio producto.

Esto significa que el signo tiene que tener aptitud diferenciada en abstracto, esto es, debe ser apto para distinguir en el mercado a unos productos o servicios frente a los productos o servicios idéntico o similares.

Pues bien, la exigencia de que el signo tenga aptitud diferenciada en abstracto implica que no puede tratarse de un signo que sirva en el tráfico para designar genéricamente los productos o servicios a los que la marca pretende aplicarse.

Esa prohibición aparece recogida, aunque de forma mucho más matizada, tanto en la LM como en el Registro Mercantil Central, que distinguen tres modalidades de genericidad, que resultan redundantes (art. 5.1. b.c y d LM, y art. 7.1. b.c y d RMC).

Las tres modalidades de genericidad expresamente establecidas en los textos legales operan automáticamente, es decir, que basta que concurra uno de esos motivos de denegación absolutos para que el signo sea considerado genérico y no pueda ser protegido como marca.

Respecto de la genericidad de los signos interesa destacar tres factores.

En primer término, que la genericidad ha de existir en el signo referido a los productos o servicios concretos para los que ese signo pretende proteger como marca (STS 8719/1988).

En la jurisprudencia sobre la marca comunitaria se ha declarado, por ejemplo, que el vocablo "eutonealth", es genérico y no puede ser protegido para los seguros, por ser descriptivo para los servicios de seguro de enfermedad, pero sí que puede protegerse para distinguir negocios financieros; e igualmente el vocablo cine acción se considera genérico y no protegiese en relación con las películas de acción, pero sí que puede protegerse para servicios técnicos, jurídicas, de gestión o de organización.

El carácter distintivo debe apreciarse en relación, por una parte a los productos o servicios para os que se solicita el registro de la marca y, por otra en relación con la percepción que se supone del consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento, de la categoría de productos o servicios de que se trate (STJCE 7 julio 2005, caso Have a Break).

En relación con los términos en otros idiomas, su genericidad no pude apreciarse para las marcas españolas si el carácter descriptivo del término no se da en España. Así se ha declarado que el término "doughnuts", que en ingles se refiere a las cosquillas que en España se conocen con la marca de "donuts" no tiene carácter descriptivo en España (STS 5138/2012).

En relación con la genericidad hay que hacer notar que pueden distinguirse dos clases de supuestos en que ésta puede existir. Por un lado la genericidad que se produce al relacionar el signo con el objeto al que ha de aplicarse. A este supuesto acaba de hacerse referencia. Pero no cabe ignorar otra clase de supuesto de genericidad que se refiere a la utilización de signos de uso generalizado y que por lo tanto no son susceptibles de apropiación individual. Así ocurre con términos como excelente, super, multi, euro, etc.

La STS 24/2009 declaró que el prefijo Mc comúnmente utilizado para los apellidos escoceses, no puede ser apropiado en exclusiva por nadie, ni siquiera por la conocida firma "McDonald’s" para su familia de marcas.

En segundo lugar hay que tener en cuenta que la genericidad de un signo no se da con carácter permanente y estático, sino que puede variar con el transcurso del tiempo, del mismo modo que cambia el significado de las palabras al evolucionar el lenguaje.

Puesto que la genericidad de un término puede variar con el tiempo, también puede ocurrir que un signo genérico llegue a adquirir la aptitud diferenciada en abstracto característica de la marca, cuando llega a utilizarse en el mercado no como signo genérico, sino como identificativo de los productos o servicios ofrecidos por una empresa determinada. Así pues, un término originariamente genérico puede llegar a dejar de serlo u adquirir el carácter distintivo típico de una marca. Es el supuesto conocido en el Derecho norteamericano como de adquisición por el término genérico de un "secundary meaning", que confiere al signo el carácter distintivo propio de la marca.

Por ello, cuando el término genérico ha adquirido un carácter distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho de él en el mercado, el signo es protegiese como marca (art. 5.2 LM y 7.3 RMC), y no podrá ser demandada la nulidad de la marca en el caso de que se hubiera registrado (art. 51.3 LM):

La STJCE 7 julio 2005, ha declarado que para que un término o una expresión adquiera carácter distintivo no es necesario que se utilice en el tráfico como marca independiente, sino que puede haberlo adquirido formando parte como un elemento de una marca compleja o en combinación con una marca registrada. En el caso concreto de trataba de determinar si la expresión inglesa "have a break" había adquirido carácter distintivo para ser registrada como marca independiente gracias a su utilización como parte de la marca registrada "have a break" o vinculada a la marca "Kit Kat".

Hay que tener en cuenta que la protección de la marca actúa con más fuerza cuanto más alejado esté el signo protegido de los términos genéricos.

C) Autonomía material del signo

La autonomía de signo frente a los productos o servicios que pretende distinguir como marca no sólo ha de ser intelectual, cono que ha de ser también material, eso es, que el signo debe poder existir materialmente como algo distinto e independiente del producto o servicio.

Por ello se prohíbe el registro como marcas de las formas que vengan impuestas por razones de orden técnico o por la naturaleza de los propios productos o que afecten a su valor intrínseco (arts. 5.1. e LM y 7.1. e RMUE).

Según la STJCE 18 junio 2002 la ratio de esta prohibición consiste en evitar que la protección del derecho de marca llegue a conferir a su titular un mono polio sobre soluciones técnicas o características utilitarias de un producto, susceptibles de ser buscadas por el usuario en los productos de los competidores.

D) El signo no debe inducir a error sobre el producto o servicio

Un principio general de la protección contra la competencia desleal y de la defensa de los consumidores consiste en la prohibición de cualesquiera actuaciones en esmerado que puedan inducir a error al público.

Este principio encuentra su manifestación también en Derechos de Marcas al prohibir el registro de los signos que puedan inducir a error al público sobre el producto o servicio distinguido por la marca, especialmente sobre su naturaleza, características, calidad o procedencia geográfica (arts. 5.1. g LM y 7.1. g RMC), así como sobre Denominación de Origen Protegida o Indicación Geográfica Protegida (art. 7 RMUE).

La prohibición absoluta se refiere, pues, el error a que puede inducir el signo sobre el producto o servicio al que ese signo se aplica como marca. Por tanto el error se refiere a la relación entre el signo y los productos o servicios para los que se pide el registro de la marca. No se trata aquí del error por confusión con los productos o servicios de un competidor; el error por confusión daría lugar a una prohibición relativa.

La STS 572/2010 aplica la prohibición absoluta de nulidad por inducción a error sobre la procedencia geográfica de los productos a los que se pretendía aplicar la marca "Herencia Cubana" para cigarros no procedentes de Cuba.

E) El signo no debe estar constituido por signos oficiales que identifiquen a Estados o a entes públicos o por signos a los que se confiera legalmente un significado determinado.

Existen varias prohibiciones absolutas (arts. 5.1. i, 5.1. j y 5.1. k LM y 7.1. h y 7.1. i RMC) que pueden sintetizarse en el principio según el cual no pueden registrarse como marcas los signos oficiales utilizados para identificar Estados o entes públicos, ni los signos establecidos legalmente con un significado público determinado.

F) Signos contrarios a la Ley, las buenas costumbres o el orden público

Es principio general del ordenamiento jurídico la prohibición de los actos contrarios a la Ley, las buenas costumbres o el orden público, y por tanto a legislación sobre marcas no hace sino incorporar ese principio al ámbito se su regulación (arts. 5.1. f LM y 7.1. f RMC).

Así por ejemplo, estaría prohibida una marca de significado racista.

7.3. Requisitos y prohibiciones relativos

A) Significado

Para que un signo pueda ser registrados protegido como marca, esto es, para que se pueda otorgar el derecho exclusivo a su utilización como marca, es preciso que no perjudique a los derechos anteriores ya adquiridos, que recaigan sobre ese mismo signo.

A este necesario respeto de derechos anteriores responde la exigencia de que el signo que se quiere proteger como marca reúna unos requisitos relativos, o dicho en los términos legales, no esté incurso en las prohibiciones relativas de registro.

Para comprobar si concurren o no esos requisitos o prohibiciones relativos es preciso comparar el signo que se desea proteger como marca con los signos protegidos por derechos anteriores.

Los derechos anteriores que pueden verse afectados por la hipotética protección de un signo determinado como marca son de tres clases:

  • signos distintivos de la empresa
  • otros derechos e propiedad industrial o intelectual.
  • derechos de la personalidad y denominaciones o razones sociales

B) Signos distintivos de la empresa anteriormente protegidos

a)Riesgo de confusión e intereses en juego

Para que un signo pueda ser protegido como marca es preciso que no dé lugar a un riesgo de confusión con otros signos de terceros que hayan sido protegidos con prioridad.

El Tribunal Supremo, siguiendo la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, establece lo que debe entenderse por riesgo de confusión en los siguientes términos (STS 45856/2016, entre otras): "El riesgo de confusión consiste en el de que el público pueda creer que los productos o servicios identificados con los signos que se confrontan proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas, dado que el riesgo de asociación no es una alternativa a aquel, sino que sirve para precisar su alcance".

Para evitar el riesgo de confusión no basta con que el signo que se pretende proteger como marca tenga aptitud diferenciada en abstracto, esto es, no basta que no sea genérico, sino que tiene que presentar además aptitud diferenciadora en concreto.

Significa que para determinar si existe o no el riesgo de confusión, no es suficiente la comparación de los signos enfrentados en sí mismos considerados, sino que es preciso realizar una doble comparación, esto es, tanto de los signos, como de los productos o servicios a los que se aplican para distinguirlos en el mercado (STS 2934/1994).

Ésta es la regla conocida como de especialidad de la marca, que significa que la protección de la marca no se refiere al signo en sí mismo, sino al signo como medio para distinguir en el mercado determinada clase de productos o servicios.

Así pues, para que exista riesgo de confusión deberá darse identidad o semejanza de los signos aplicados precisamente a productos o servicios similares.

b)Signos entre los que debe establecerse la comparación

Para determinar la concurrencia de este requisito relativo de registro, debe establecerse la comparación entre el signo que se pretende proteger como marca con los signos de la empresa prioritariamente registrados, esto es, protegidos en virtud de una solicitud de registro que goce de prioridad frente a aquella cuya aptitud diferenciadora es objeto de consideración.

Si se trata de un signo que se pretende proteger como marca en España, habrá de compararse con los signos distintivos de la empresa cuya protección para España haya sido prioritariamente solicitada, es decir, las marcas, nombres comerciales y rótulos de establecimiento cuyo registro haya sido solicitado con prioridad ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (arts. 6 y 7 y DT 3 LM), así como las marcas comunitarias cuya solicitud ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior goce de prioridad, pues esas solicitudes se equiparan a solicitudes de marcas españolas (art. 32 RMC).

Las marcas y nombres comerciales no registrados pero notoriamente conocidos en España también han de ser tenidos en cuenta para determinar si concurre una prohibición relativa de registro de una marca solicitada en España (arts. 6.2. d y 9.1. d LM).

Si se trata de un signo que se pretende proteger como marca comunitaria, habrá de compararse con las marcas comunitarias anteriores y las marcas protegidas en los Estados miembros de la Unión Europea que gocen de prioridad, así como con los signos distintivos que otorgan en cada uno de esos Estados un derecho exclusivo de carácter no local (art. 8.2 RMC), como ocurre en España con los nombres comerciales.

c)La prioridad entre los signos objeto de comparación

Normalmente la fecha de prioridad de registro de un signo distintivo es la de presentación de su solicitud ante la Oficina Española de Patentes y Marcas o ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior según se trate de una marca nacional o comunitaria (arts. 13.1 LM y 27 y 31 RMC); pero esa prioridad puede ser anterior a esa fecha, si el solicitante reivindica la prioridad unionista correspondiente a una solicitud presentada para la misma marca en un país miembro del Convenio para la Protección de la Propiedad Industrial dentro de los 6 meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud ante la Oficina Española de Patentes y Marcas o la Oficina de Armonización del Mercado Interior (arts. 14 LM, 29 RMC y 4 C.1 CPPI). En ese caso se considera como fecha de prioridad relevante para la comparación, no la fecha de presentación de la solicitud ante la Oficina Española de Patentes y Marcas o ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior, sino la de presentación ante la Oficina extranjera que se reivindica.

Esa misma prioridad puede reivindicarse aunque la solicitud anterior no se haya presentado en un país unionista, si el Estado en cuestión reconoce a las solicitudes presentadas en España un derecho de prioridad con efectos equivalentes al unionista (arts. 14.2 LM y 29 RMC).

También puede reivindicarse la prioridad de la marca que hubiere sido usada en una exposición oficial u oficialmente reconocida (arts. 15 LM y 33 RMC).

d)Identidad de signos y productos o servicios

La incompatibilidad entre dos signos distintivos es obvia cuando son idénticos los signos y distinguen productos o servicios igualmente idénticos. En este caso existe una presunción iris et de dure del riesgo de confusión, tanto entre marcas, como entre éstas y los nombres comerciales, tratándose de marcas nacionales o comunitarias (arts. 6 y 7 LM y 8 RMC), sí como para los rótulos de establecimiento en el caso de las marcas nacionales (DT 3 LM).

En los casos en que entre los signos comparados existan diferencias mínimas o prácticamente inapreciables habrá de aplicarse la regla como si los signos fueran idénticos.

Aunque exista identidad entre los signos y los productos o servicios a los que se aplican, no operará la prohibición relativa si el titular del signo prioritario no se opone a la concesión o no ejercita la acción de nulidad antes de que prescriba.

e)El riesgo de confusión cuando no concurre la doble identidad del signo y de las productos o servicios

Cuando no existe la doble identidad de los signos y productos , servicios o actividades, hay que recordar que no se produce la prohibición relativa para las marcas nacionales si el signo anterior es un rótulo de establecimiento. el rótulo anterior no afecta, por lo demás, al posible registro de una solicitud de marca comunitaria.

Así pues, el riesgo de confusión cuando no existe la doble identidad se aplica a la comparación tanto con marcas como con nombres comerciales que tengan prioridad.

Cabe distinguir tres supuestos en que puede producirse riesgo de confusión sin que exista doble identidad de signos y productos o servicios. Estos supuestos son los siguientes:

  • signos idénticos para productos o servicios semejantes.
  • signos semejantes para productos o servicios idénticos.
  • signos semejantes para productos o servicios también semejantes.

De esta enumeración de supuestos resulta evidente que para determinar si existe riesgo de confusión hay que proceder a una doble comparación, para establecer por un lado, si existe identidad o semejanza entre los signos y, por otro, si existe identidad o semejanza entre los productos o servicios a los que aquéllos se aplican.

f)Comparación entre productos o servicios

Para establecer la identidad o semejanza entre los productos o servicios a los que se refieren las marcas enfrentadas no constituye un factor decisivo el hecho de que figuren o no en la misma clase de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el registro de Marcas, pues ésta tiene un efecto exclusivamente administrativo (art. 3.4 RLM).

A fin de determinar si los productos o servicios son idénticos o semejantes habrá que atender a la propia naturaleza de los mismos y a las necesidades que pretenden cubrir; si se trata de productos o servicios sustitutivos o complementarios, y especialmente si existe competencia entre ellos.

A fin de determinar si los productos o servicios son idénticos o semejantes habrá que atender a la propia naturaleza de los mismos y a las necesidades que pretenden cubrir; si se trata de productos o servicios sustitutivos o complementarios, y especialmente si existe competencia entre ellos.

Para ello habrá que tener en cuenta los canales de comercialización, en particular si actúan en el mismo área comercial, si se comercializan en los mismos establecimientos, y habrá que tener en cuenta también si van dirigidos o no al mismo grupo de adquirentes potenciales. Cuando se trata de productos idénticos no tiene relevancia el hecho de que los canales de comercialización sean totalmente distintos, doctrina esta que tiene especial relevancia para el ejercicio de las acciones por el titular de la marca inscrita (STS 632/2004).

La STS 813/2004 ha considerado que son productos similares las motos de la marca Harley-Davidson, y un juguete con reproducción a escala de esas motos que llevaba la misma marca.

g)Comparación entre signos

La identidad o semejanza entre signos, que puede dar lugar al riesgo de confusión, puede ser fonética, gráfica conceptual, y por consiguiente la comparación debe hacerse desde esa triple perspectiva. Para que el riesgo de confusión exista es suficiente que se produzca en cualquiera de los tres aspectos señalados.

En general, la confrontación entre los signos debe hacerse por medio de una simple visión o audición de los mismos, tal como los considera el público, esto es, comparándolos en su conjunto, sin tener simultáneamente los dos signos delante para compararlos y sin detenerse a aquilatar los elementos que los integran o a hacer análisis o razonamientos más o menos complicados sobre tales elementos (STS 5994/1997, entre otras).

La comparación ha de hacerse atendiendo a la percepción de los consumidores de los productos de que se trate; percepción referida a un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz (STJCE 12 febrero 2004).

La decisión sobre si en un caso concreto existe o no semejanza entre dos signos está en principio atribuida a los tribunales de instancia, lo cual no impide que, al tratarse de la aplicación de un concepto jurídico de una vulneración manifiesta del bien sentido o raciocinio lógico (STS 4373/2008, entre otras).

h)Riesgo de asociación y aprovechamiento indebido de la reputación ajena

Dentro del riesgo de confusión se incluye el riesgo de asociación con la marca anterior (arts. 6.1. b y 7.1. b LM y 8.1. b RMC).

El riesgo de asociación es una modalidad del riesgo de confusión, y puede considerarse como un riesgo de confusión indirecta. No existe riesgo de confusión en sentido estricto entre los productos y servicios identificados por las marcas enfrentadas, por la diferencia que existe entre los mismos. Pero dado que se trata de productos o servicios similares se suscita en el público el riesgo de que asocie la marca posterior a la anterior, considerando que esos productos o servicios, aunque distinguibles en el mercado, son producidos o comercializados por a misma empresa titular de la marca anterior u otra empresa del mismo grupo o de alguna manera vinculada con aquélla.

El riesgo de asociación apera especialmente en relación con las marcas notoria o renombradas.

Mientras el riesgo de asociación es una modalidad del riesgo de confusión y opera entre productos y servicios solares, el aprovechamiento indebido de la reputación ajena opera también para productos y servicios totalmente distintos. El riesgo de asociación sirve para la protección de las marcas noticias; mientras que la prohibición del aprovechamiento indebido de la reputación ajena se aplica a la protección de las marcas o nombres renombrados (art. 8.1 y 8.3 LM).

C) Otros derechos exclusivos anteriores

a)Consideraciones generales

El ordenamiento jurídico tiene que ser considerado como un conjunto de normas armónicas. Por ello la regulación de las marcas no puede entrar en contradicción con las normas del resto del ordenamiento jurídico que otorgan derechos exclusivos sobre determinados signos.

Así pues, para que un signo pueda ser protegido como marca no debe colisionar con un derecho exclusivo anterior sobre ese mismo signo.

Constituye por ello una prohibición relativa de registro como marca, el hecho de que el signo que se pretende proteger esté ya protegido por un derecho exclusivo anterior de propiedad industrial o intelectual o por un derecho anterior de la personalidad o constituya un nombre comercial, denominación o razón social notorios (arts. 9 LM, 8.4 y 53.2 RMC).

b)Otros derechos de propiedad industrial o intelectual

Normalmente los otros derechos de propiedad industrial que no protegen signos distintivos y que pueden impedir la protección o registro como marca son los modelos y dibujos industriales. En efecto, el modelo o dibujo industrial puede coincidir con el signo gráfico que pretende protegerse como marca.

En materia de propiedad intelectual también puede producirse la colisión con las marcas, especialmente con los signos gráficos y también con los títulos de obras literarias o musicales y con las denominaciones de personajes de ficción. Así por ejemplo la STS 8138/2000 declaró la nulidad de la marca con el nombre y la figura de Popeye sin autorización del titular del derecho de autor. Aunque la marca se había concedido en el año 1951, el Tribunal Supremo considera que la acción de nulidad no había prescrito, al haberse solicitado la marca de mala fe (art. 48.2 LM-1988). Evidentemente dado el renombre y popularidad de la figura de Popeye es obvio que la solicitud de la marca se hizo de mala fe.

Para la protección de la propiedad intelectual debe tenerse en cuenta que esa protección nace con el hecho mismo de la creación de la obra, sin necesidad de ninguna clase de registro, a diferencia de lo que ocurre con los derechos de propiedad industrial. Ciertamente la LPI regula un registro pero la inscripción en él no es constitutiva, sino que tiene relevancia solamente a efectos de prueba.

Pero es importante tener en cuenta que la relación entre las marcas y los títulos de obras protegidas por la propiedad intelectual pueden dar lugar a una relación de otro tipo.

En efecto, la existencia de una marca protegida no impedirá que ese signo pueda ser utilizado como título de una obra protegida por el derecho de autor, cuando el título de la obra hace referencia al contenido de la misma y no a la empresa que ha lanzado al mercado determinados productos o servicios.

c)Derechos de la personalidad

El nombre, seudónimo o imagen de una persona constituyen signos que pueden constituir marcas.

Los derecho de la personalidad tienen una doble incidencia en relación con las marcas. Por una parte, en el aspecto positivo, se trata de establecer si el titular de esos derechos está legitimado en todo caso para exigir la protección de su nombre, seudónimo o imagen como marca.

Y, por otro lado, en el aspecto negativo, si puede impedir que un tercero sin su autorización registre como marca alguno de los signos protegidos como derechos de la personalidad.

El principio general consiste en que los signos protegidos como derechos de la personalidad y las marcas son ámbitos autónomos, que sólo tienen interferencias cuando aquellos signos pretenden utilizarse como marcas o cuando esos signos protegidos como derechos de la personalidad son ampliamente conocidos entre el púbico.

Partiendo de estos principios, la titularidad de los derechos de la personalidad sobre el nombre, el seudónimo, la imagen o cualquier otro signo no da derecho por sí sola a la utilización y al registro de ese signo como marca. Sólo será posible ese registro si no es incompatible la nueva marca con los signos distintivos anteriormente registrados (art. 9.2 LM).

Y en sentido contrario, cuando un signo protegido como derecho de la personalidad sea conocido por la generalidad del público, su titular podrá impedir que un tercero, son su autorización, registre ese signo como marca (arts. 9.1-b LM y 53.2. a y b RMC). Ello es lógico puesto que en este caso se daría un aprovechamiento indebido de la reputación ajena.

La STS 282/2006 declaró que no puede invocarse el derecho de la personalidad frente a una marca que protege el apellido de una persona famosa que murió hace mucho tiempo (un siglo).

d)Nombre comercial y denominación o razón social notorios

La LM (art. 9.1. d) prohíbe, con prohibición relativa, que sin autorización del titular puedan registrarse como marcas los nombres comerciales o denominaciones o razones sociales usados o notoriamente conocidos, con los que exista riesgo de confusión por la identidad o semejanza del signo y de las actividades, productos o servicios.