8.6. Solicitud y procedimiento de concesión de patente

6.1. Solicitud de patente

Para obtener una patente es imprescindible presentar la solicitud correspondiente, ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, o ante la OEP. Esto significa que la invención por sí sola no otorga el derecho exclusivo de patente, sino que la patente hay que solicitarla siempre, bien ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, bien ante la OEP, haciendo uso del Convenio sobre la Patente Europea, incluyendo a España, entre los países designados para los que se desea obtener la concesión de patentes si se quiere la concesión de una patente europea con efectos en España.

Una solicitud de patentes no puede comprender más que una sola invención o un grupo de invenciones relacionadas entre si de manera que integran un único concepto inventivo general (arts. 26.1 LP y 82 CPE).

En la solicitud hay que incluir como un elemento absolutamente fundamental la descripción del invento que permita la ejecución del mismo por parte de los terceros expertos en la materia a que se refiere la invención, y unida a esa descripción unas reivindicaciones. Naturalmente hay que pagar también una tasa (arts. 23.1 y 27 LP y 78 y 83 CPE).

Las reivindicaciones tienen una importancia extraordinaria, porque en ellas delimita el solicitante lo que considera que constituye la invención sobre la que se le debe atribuir el derecho exclusivo (arts. 28 LP y 84 CPE). Por ello declara la STS 25/1996 que si en la reivindicación no se ha descrito el mecanismo que produce el beneficio práctico del invento, entonces la concesión de la patente no puede otorgar a su titular el derecho exclusivo de producción.

Así pues el derecho exclusivo de explotación se delimita por las reivindicaciones contenidas en la solicitud de patente, y ese contenido de las reivindicaciones debe interpretarse a la vista de la descripción y de los dibujos que la acompañan (arts. 68 LP, y 69 CPE).

Tan importantes son la descripción y las reivindicaciones, que para que pueda considerarse establecida la fecha de presentación de la solicitud, que es la determinante para el juicio comparativo sobre la novedad y la actividad inventiva, esa solicitud tiene que comprender la declaración de que se solicita ña patente, la identificación del solicitante y u na descripción y una o varias reivindicaciones (arts. 23 y 24 LP y 80 CPE). Si la solicitud no incluye esos elementos,entonces su presentación no servirá para fijar la fecha de prioridad que es determinante para establecer el estado de la técnica relevante para juzgar la novedad y la actividad inventiva.

6.2. Procedimiento de concesión ante la Oficina Española de Patentes y Marcas

En la LP varía sustancialmente el procedimiento de concesión. En efecto, primero se hace un examen de oficio sobre aspectos formales y patentabilidad (art. 35).

Y la gran novedad consiste en que la Oficina Española de Patentes y Marcas hará a petición del solicitante un informa sobre el estado de la técnica y una opinión escrita no vinculante. Además, la Oficina Española de Patentes y Marcas debe examinar di es patentable el objeto de ls solicitud (art. 39 LP). Si no lo es la Oficina Española de Patentes y Marcas deberá responder sobre la concesión (art. 40 LP).

Después de publicada la concesión, podrá oponerse a la concesión cualquier tercero (art. 43 LP).

Con la solicitud se inicia el procedimiento de concesión. Lo primero que tiene que hacer la Oficina Española de Patentes y Marcas es examinar los requisitos formales; y también puede denegar ya la solicitud si faltan los requisitos de patentabilidad, salvo la novedad y la actividad inventiva, que no son, en principio, examinadas por la Oficina. La Oficina sólo puede denegar la patente por falta de novedad cuando esta falta de novedad es manifiesta y notoria; pero en ningún caso puede denegar la solicitud por falta de actividad inventiva (art. 31 LP).

Si se supera ese examen de oficio, entonces se le hace saber al solicitante para que pida la realización del informe sobre el estado de la técnica dentro de los quince meses siguientes a la fecha de presentación (arts. 31 y 33 LP).

Tradicionalmente se han distinguido varios sistemas de concesión de las patentes, según la actuación que la Oficina Española de Patentes y Marcas desarrolle para la comprobación de la novedad y actividad inventiva de la invención objeto de la solicitud de patente. Un sistema era sin examen previo de la novedad y de la actividad inventiva por parte de la Oficina Española de Patentes y Marcas; otro sistema era con examen previo de la novedad y actividad inventiva, y un tercer sistema, que es el acogido en la LP, consiste en que la Oficina no puede denegar la patente por falta de novedad o actividad inventiva, pero sin embargo lo que hace la Oficina es lo que se denomina el informe sobre el estado de la técnica. Es decir, un informe que pone a disposición del propio solicitante y de los terceros todas las anterioridades que desde el punto de vista de la Oficina Española de Patentes y Marcas pueden afectar a la actividad y a la novedad inventiva de la invención patentada (arts. 36 y ss LP). O sea, que la oficina no resuelve si la invención tiene o no tiene actividad inventiva o novedad; la Oficina se limita a ofrecer a los solicitantes y a los terceros los resultados de una investigación donde aparecen los documentos que podrían destruir la novedad y la actividad inventiva. Esto es una ayuda a los terceros para defenderse en el caso de que consideren que esos documentos destruyen la novedad y la actividad inventiva. Esa ayuda puede ser importante a la hora de planificar la defensa ante los Tribunales frente a una razón por violación de la patente, planteando como reconvención la demanda de nulidad; o directamente, sin necesidad de que se haya ejercitado una acción de violación, presentando una demanda de nulidad de la patente.

En el sistema español de concesión de patentes, la Oficina Española de Patentes y Marcas se limitaba en general a elaborar el informe sobre el estado de la técnica. En la LP-1986 se preveía, sin embargo, que el Gobierno, mediante RD podía imponer el examen previo de la novedad y actividad inventiva como parte necesaria del procedimiento para los sectores de la técnica que estime oportuno (arts. 39 y 40 LP). Hasta el año 2000 el Gobierno sólo había implantado la exigencia del examen previo, con carácter opcional, para las solicitudes de patente del sector de alimentación (RD 812/2000, 19 mayo). Pero la situación cambio totalmente como consecuencia de la publicación del RD 996/2001, 10 septiembre, que generalizó la posibilidad de que el solicitante pida la concesión con examen previo cualquier solicitud de patente.

Por tanto, el solicitante puede pedir a la Oficina Española de Patentes y Marcas, con carácter optativo para todas las solicitudes de patente que se presenten, la concesión con examen previo de la suficiencia de la descripción, y de la novedad y actividad inventiva del objeto de la solicitud.

En síntesis, el sistema de concesión de las patentes por la Oficina Española de Patentes y Marcas, después de la plena entrada en vigor del RD 996/2001 es el siguiente:

  1. Examen por la Oficina Española de Patentes y Marcas en el plazo de 8 días desde la recepción de la solicitud de los requisitos para otorgar a esa solicitud una fecha de presentación, esto es una fecha de prioridad (arts. 30 y 22 LP).
  2. Primer examen de oficio de los requisitos formales de la solicitud (art. 31 LP).
  3. Notificación en su caso al solicitante de la superación de ese primer examen y otorgamiento de un plazo de 15 meses desde la fecha de la presentación de la solicitud, para que pida la realización del informe sobre el estado de la técnica (art. 31.5 LP).
  4. Petición del solicitante, dentro de los 15 meses siguientes a la fecha de presentación de la solicitud o de la fecha de prioridad unionista reivindicada, para que la Oficina Española de Patentes y Marcas realice el informe sobre el estado de la técnica (art. 33.1 LP). Si el solicitante no presenta esa petición dentro del plazo mencionado, se considera que la solicitud de patente ha sido retirada (art. 33.3 LP).

En la LP el procedimiento de concesión de las patentes se sintetiza en los trámites siguientes:

  1. La solicitud de patente ha de presentase en la Oficina Española de Patentes y Marcas o en el órgano competente de la Comunidad Autónoma (art. 22.1 LP). El órgano no competente hará constar en el momento de recibir la solicitud su número de registro, el día, la hora y minuto de su presentación (art. 32.1 LP).
  2. Dentro de los 10 días siguientes a su recepción, la Oficina Española de Patentes y Marcas comprobará si la solicitud cumple los requisitos para que se le otorgue una fecha de presentación. Si faltará alguno de esos requisitos se dará cuenta al interesado para que subsane la falta de requisitos (art. 33.1 y 2 LP).
  3. Admitida a trámite la solicitud, la Oficina Española de Patentes y Marcas verificará si el objeto de la misma está excluido de la patentabilidad y si se cumplen los requisitos relativos a la representación y a la reivindicación de prioridad. Si resultan defectos como consecuencia del examen, se comunica al solicitante para que alegue o subsane los efectos (art. 35.1 y 3 LP).
  4. La Oficina Española de Patentes y Marcas emitirá un informe sobre el estado de la técnica y una opinión escrita, preliminar y no vinculante relativos a la solicitud de patente, dando traslado de esos documentos al solicitante (art. 36.1 LP).
  5. Transcurridos 18 meses desde la fecha de la presentación de la solicitud, desde la fecha de prioridad la Oficina Española de Patentes y Marcas publicará la solicitud de patente también se publicará el informe sobre el estado de la técnica (art. 37.1 y 4 LP).
  6. Una ves publicada la solicitud cualquier persona puede formular observaciones sobre la patentabilidad (art. 38 LP).
  7. La Oficina Española de Patentes y Marcas examina previa petición del solicitante su la solicitud de patente y su objeto cumplen los requisitos formales, técnicos y de patentabilidad establecidos en la Ley (art. 39.1 LP).
  8. Cuando el examen no revele la falta de ningún requisito, la Oficina Española de Patentes y Marcas concederá la patente solicitada. Si como resultado del examen se apreciaran motivos que impiden en todo o en parte la concesión de la patente, se comunicarán éstos al solicitante para que conteste a las objeciones o si lo estima oportuno, modifique las reivindicaciones (art. 40.1 y 2 LP).
  9. Si recibida la contestación del solicitante, la Oficina Española de Patentes y Marcas considera que persisten los motivos que impiden la concesión de la patente, se comunicará al solicitante para que pueda corregir su solicitud y formular alegaciones.
  10. La concesión de la patente se anuncia en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial poniendo a disposición del público los documentos obrantes en el expediente.
  11. Para cada patente concedida se editará un folleto que contendrá la descripción, las reivindicaciones y los dibujos (art. 42 LP).
  12. Dentro de los 6 meses siguientes a la publicación de la concesión en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial cualquier persona podrá oponerse a la concesión, por no reunir la invención los requisitos de patentabilidad, no estar suficientemente clara y completa la descripción del invento o porque el objeto de la patente exceda del contenido de la solicitud que fue presentada.

6.3. Procedimiento de concesión ante la OEP

Hoy lo más frecuente es que una misma invención, cuando tiene cierta importancia económica, se intente proteger en todos aquellos países en los que se pretenda explotarla. Para ello sirve la solicitud de la patente europea que permite obtener patentes en distintos Estado miembro de la Unión Europea mediante una única solicitud, con la particularidad de que la patente europea una vez concedida tiene en cada uno de los Estados miembros de la Unión Europea el mismo régimen jurídico que se otorga por la LP nacional a las patentes solicitadas ante la Oficina de patentes del propio país (art. 64 CPE).

En España, que es miembro del Convenio sobre la Patente Europea, rige, además del propio Convenio sobre la Patente Europea y su Reglamento, el RD 2424/1986, relativo a la aplicación del Convenio sobre la concesión de patentes europeas. Pues bien, es muy importante tener en cuenta que para que la patente europea produzca efectos en España el titular debe aportar a la Oficina Española de Patentes y Marcas una traducción al español del fascículo que contiene la descripción y reivindicaciones de la patente concedida, para que esta traducción de haga pública (arts. 7 y ss RD 2424/1986, en relación con el art. 65 CPE). Esta resolución es necesaria porque los idiomas oficiales de la OEP son el francés, el inglés y el alemán.

Hay que destacar que en la actualidad la gran mayoría de las patentes que tiene efectos en España son concedidas por la OEP.

Por lo demás, el hecho de que la patente para España se solicite ante la OEP tiene importantes consecuencias, puesto que el procedimiento de concesión incluye en ese caso no sólo el examen de los requisitos formales (art. 91 CPE) y la elaboración de un informe de búsqueda europea (art. 92 CPE) equivalente al informe sobre el estado de la técnica, sino también un examen de oficio de la novedad y actividad inventiva (art. 96 CPE). Ello significa que, en principio, las patentes europeas son patentes más fuertes que las otorgadas hasta ahora por la OEP, puesto que ésta no puede en general rechazar la concesión por falta de novedad o actividad inventiva si el solicitante no ha pedido la concesión con examen previo; la OEP sí que puede hacerlo y a tal efecto hace siempre un examen previo de la novedad y actividad inventiva de la invención antes de conceder la patente. La patente europea concedida tiene pues la ventaja de hacer sido examinada de manera completa en cuando a su patentabilidad. Además, existe un plazo de nueve meses desde la fecha de publicación de la concesión de una patente europea para que los terceros puedan oponerse y solicitar que sea revocada la patente concedida (art. 99 CPE). En el procedimiento ante la Oficina Española de Patentes y Marcas sólo hay lugar para la oposición a la concesión de la patente si el solicitante opta voluntariamente por la concesión con examen previo de la suficiencia de la descripción, de la novedad y de la actividad inventiva.

Es importante tener en cuenta que tanto si la patente se ha concedido con o sin examen previo de la novedad y actividad inventiva, siempre puede ser objeto de una demanda de nulidad ante los Tribunales, ordinarios. Por tanto, la resolución de conceder la patente, aunque haya sido después de examinar la novedad y la actividad inventiva, no impide que después pueda ser declarada nula por los Tribunales

6.4. Patente unitaria

Vinculada con la concesión de patentes europeas se ha creado, por medio de una cooperación reforzada en el seno de la Unión Europea, la denominada patente con efectos unitarios, que está regulada por dos Reglamentos (Reglamento UE 1257/2012 creando una protección unitaria de patente y Reglamento UE 1260/2012 sobre traducciones), cooperación reforzada en la que no participan España ni Italia. Consiste esa nueva figura en que quien obtenga una patente europea puede pedir que se le apliquen los Reglamentos y así conseguir que la patente se considere única para regir en los estados integrados en la cooperación reforzada. Además como complemento a los Reglamentos comunitarios, se ha firmado un Tratado internacional para la creación de un Tribunal Unificado de Patentes a nivel europeo que tendrá competencia para resolver sobre nulidad o violación de las patentes europeas de manera que la sentencia produzca sus efectos en todos los estados en que tiene la patente sus efectos unitarios.

El sistema de la patente europea con efectos unitarios no ha entrado todavía en vigor, pues para que eso ocurra deben ratificar el Acuerdo de creación del Tribunal Unificado de Patentes al menos 13 Estado miembro de la Unión Europea, entre los cuales deben estar Alemania, Reino Unido y Francia. De momento este requisito no se ha cumplido.