9.1. Solicitud
Para adquirir el derecho exclusivo sobre la marca hay que registrarla en la Oficina Española de Patentes y Marcas, si se trata de una marca nacional española (art. 2.1 LM), o en la Oficina de Armonización del Mercado Interior (art. 6 RMC), si se trata de una marca comunitaria. Y para conseguir el registro hace falta presentar la correspondiente solicitud que ha de seguir el procedimiento legalmente establecido hasta que la marca sea concedido denegada.
Conforme a la LM (art. 11 y DT 5) la presentación de la solicitud de marca debe realizarse en el órgano competente de la Comunidad Autónoma que haya asumido esa competencia donde el solicitante o su representante tengan su domicilio o un establecimiento industrial o comercial serio y efectivo. Los solicitantes de Ceuta y Melilla, los no domiciliados en España o que realicen su solicitud a través de un establecimiento serio y efectivo no territorial deben presentar su solicitud ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (art. 11.2, 11.3 y 11.5 LM).
Para que a la solicitud se le dé una fecha de presentación, que es la que le atribuye la prioridad si no se ha reivindicado una prioridad unionista o derivada de una exposición, es preciso que contenga la instancia con la solicitud; la identificación del solicitante; la reproducción del signo para el que se pide la marca, y la lista de productos o servicios para los que se solicite el registro de la solicitud (arts. 12.1 y 13.1 LM y 26 RMUE).
9.2. Examen de requisitos de forma y requisitos o prohibiciones absolutos
En los procedimientos de concesión, ante los órganos competentes de las Comunidades Autónomas o ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, para las marcas españolas, y ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior, en primer lugar se verifica de oficio si la solicitud reúne los requisitos mínimos para que dé lugar al derecho de prioridad en la fecha y presentación. Si no reúne esos requisitos, la solicitud no atribuye el derecho de prioridad y se comunican las irregularidades al solicitante para que las suben (arts. 16.1. a LM y 35 RMUE).
Además se examina de oficio el cumplimiento de todos los requisitos formales notificando las irregularidades al solicitante, y dándole plazo para la subsanación (arts. 16 LM y 36 RMC).
También se examina de oficio si la solicitud incurre en alguna prohibición absoluta, a efecto de denegar la solicitud, dando oportunidad al solicitante de presentar las alegaciones que estime oportunas en defensa de su solicitud (arts. 20.1 LM y 37 RMC). La Oficina Española de Patentes y Marcas examina también de oficio si el signo solicitado es un nombre, apellido, seudónimo o cualquier otro signo que para la generalidad del público identifique a una persona distinta del solicitante.
En el procedimiento de concesión de las marcas españolas, el examen de los requisitos mínimos que debe reunir la solicitud para obtener la fecha de presentación y de los requisitos formales corresponde al órgano autonómico ante el que deba realizarse la presentación de la solicitud, o a la Oficina Española de Patentes y Marcas si es ella la competente para recibir la solicitud (art. 16 LM). Una vez superado el examen de los requisitos formales, si ha tenido lugar ante un órgano autonómico, éste debe remitir a la Oficina Española de Patentes y Marcas la solicitud con todo lo actuado (art. 17 LM). Es la Oficina Española de Patentes y Marcas la que tiene competencia para examinar de oficio si concurre alguna prohibición absoluta (art. 20 LM), así como para recibir y resolver sobre las oposiciones y sobre la concesión de la marca (art. 22 LM).
9.3. Los requisitos o prohibiciones relativos en los procedimientos de concesión
Ni la Oficina Española de Patentes y Marcas ni la Oficina de Armonización del Mercado Interior realizan un examen de oficio para comprobar su la solicitud incurre en alguna prohibición relativa. En los dos procedimientos, ante la Oficina Española de Patentes y Marcas y la Oficina de Armonización del Mercado Interior, se publica la solicitud para que los terceros puedan presentar oposición alegando las prohibiciones relativas (arts. 18 y 19 LM y 39 y 40 RMC). En el procedimiento ante la Oficina Española de Patentes y Marcas también se pueden alegar las prohibiciones absolutas (art. 19.1 LM) Por el contrario, ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior los terceros sólo pueden hacer observaciones sobre las prohibiciones absolutas (art. 40 RMC), pero no puedo presentar oposición en base a tales prohibiciones.
A petición del solicitante la Oficina de la Unión Europea elaborará un informe de búsqueda de marcas o solicitudes de marcas de la Unión Europea que puedan oponerse al registro de la marca solicitada. También puede solicitarse que se hagan búsquedas por las Oficinas de los Estados miembros de la Unión Europea (art. 38 RMUE).
Así pues las prohibiciones relativas que no sean alegadas por los terceros legitimados en virtud de derechos anteriores presentando su oposición a la concesión de la marca, serán ignoradas tanto por la Oficina Española de Patentes y Marcas como por la Oficina de Armonización del Mercado Interior.
La publicación de la solicitud de marca española se hace en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (art. 18 LM).
Si la Oficina Española de Patentes y Marcas o la Oficina de Armonización del Mercado Interior, según los casos, no comprueban en su examen de oficio la existencia de alguna prohibición absoluta u si no se presenta oposición, o si presentada oposición ésta es rechazada, se procede al registro de la marca (arts. 20.2 y 22 LM y 45 RMC).
Al resolver sobre el registro de la marca es posible que éste se conceda parcialmente, esto es, para una parte de los productos o servicios solicitados, a los que no afecten las prohibiciones absolutas o relativas que se hayan alegado en el procedimiento de concesión.
También existe la posibilidad de que a la vista de los reparos formulados de oficio o de las oposiciones presentadas, el solicitante retire, limite, modifique o divida la solicitud (art. 21.2 LM).
Contra la denegación del registro cabe presentar recurso, igual que puede presentarlo quien hubiera presentado una oposición que hubiera sido desestimada.
9.4. Solicitudes de marcas españolas por transformación de marcas internacionales y comunitarias
Las solicitudes de registro internacional de marcas para España, presentadas al amparo del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, a partir de su publicación por la Oficina internacional están sujetas a la misma tramitación que las solicitudes de marcas nacionales ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, pudiendo por tanto presentarse oposición y ser denegada la concesión (art. 80 LM).
Cuando el registro internacional de una marca que tenía efectos en España al amparo del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas ha quedado sin efecto por su retirada, caducidad, denegación, revocación, cancelación o invalidación, en tales casos el registro internacional puede transformarse en marca española presentado ante la Oficina Española de Patentes y Marcas la correspondiente solicitud, que se tramitará conforme a lo dispuesto en la LM para este supuesto (art. 83).
Por otra parte, cuando una solicitud de marca comunitaria sea desestimada o retirada o una marca comunitaria deje de producir efectos, el solicitante o titular de la marca puede cursar a la Oficina de Armonización del Mercado Interior una solicitud de transformación en marca nacional (art. 112 RMC):
Si se solicita el registro de una marca española por transformación de una solicitud o una marca comunitaria, esa solicitud tendrá la tramitación especial prevista en la LM (art. 86).
Tanto en el caso de transformación de un registro internacional de marca con efectos en España como de una solicitud o marca comunitaria, la fecha de prioridad a tener en cuenta para juzgar la concurrencia de los requisitos absolutos o relativos de la marca o solicitud de marca española será la que corresponda a la solicitud de registro internacional con efectos para España (art. 83.3 LM) o la que corresponda a la solicitud de la marca comunitaria (art. 86.4 LM).
