10.1. Noción general sobre el derecho exclusivo
La marca registrada otorga a su titular el derecho exclusivo a utilizar en el tráfico económico el signo en que consiste la marca para identificar productos o servicios iguales o similares a aquellos para los que la marca ha sido registrada. Es pues importante recordar una vez más que el derecho exclusivo no se refiere a la utilización del signo en sí mismo considerado, sino al signo para la identificación de los productos o servicios protegidos por la marca; es decir que el derecho exclusivo se refiere a la utilización en el tráfico económico de la relación entre el signo y los productos o servicios para los que ha sido otorgada la marca.
10.2. Aspecto del derecho exclusivo
Tradicionalmente nuestro ordenamiento jurídico distinguía en el derecho exclusivo de marca dos aspectos: el aspecto positivo, consistente en el derecho del titular a utilizar en el tráfico económico el signo en que consiste la marca para los productos o servicios para los que se ha otorgado, y el aspecto negativo consistente en el derecho a impedir que ningún tercero sin la autorización del titular pueda utilizar en el tráfico económico una marca confundible, esto es, un signo que pueda inducir a confusión a los clientes potenciales en relación con productos o servicios similares a aquellos para los que la marca se ha otorgado.
En virtud de esta jurisprudencia tradicional, se decía que con carácter general, el titular de la marca tenía desde el momento de la concesión de la misma derecho a utilizarla en el tráfico económico, pues así lo establece expresamente el art. 34.1 LM, que no tiene un precepto equivalente en la regulación de la marca comunitaria.
La relación entre los aspectos positivo y negativo del derecho exclusivo manifestaba especialmente a la hora de determinar si el titular de una marca podía hacer valer el aspecto negativo de su derecho, ejercitando la correspondiente acción por violación frente al tercero titular de una marca registrada con posterioridad a la suya.
El Tribunal Supremo había declarado en Sentencias STS 3735/1994 y STS 5383/2006 que en ese caso el titular de la marca prioritaria solo podría ejercitar la acción por violación de la marca si la segunda marca fuera anulada.
Sin embargo, en sentido contrario se manifestó el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Sentencia 21 febrero 2013 (TJCE 2013, 52).
Así pues, el derecho exclusivo del titular de la marca significa que tiene derecho a impedir a toda persona no autorizada la introducción en el mercado o la realización de actuaciones dirigidas a esa finalidad, así como la tenencia, ofrecimiento o negociación en el mercado de los productos distinguidos con la marca protegida (arts. 34.2 y 34.3 LM y 9 RMUE). En definitiva, el derecho del titular es, por lo tanto, absoluto; nadie sin su autorización puede realizar actos dentro del mercado referentes a productos que tengan el signo en que consiste la marca, siempre naturalmente que ese signo se aplique a los productos o servicios para los que la marca ha sido concedida o a otros similares. Esto significa que el titular puede ejercitar sus acciones no sólo frente a quien fábrica o introduce el producto en el mercado, sino frente a cualquier persona que en el mercado esté ofreciendo o negociando productos que hayan sido introducidos en el tráfico sin la autorización de qué y que tengan el signo distintivo en que consiste la marca. El titular puede dirigirse contra el fabricante que pone la marca en el producto, y normalmente lo hará, o contra el importador; pero también tiene la posibilidad de dirigirse contra quien explote cualquier establecimiento en que se ofrecen o se venden esos productos con la marca protegida, aunque tales productos hayan sido comprados dentro del mercado regularmente. Si esos productos no han sido introducidos en el mercado con la autorización del titular de la marca, éste puede impedir que sigan siendo comercializados.
Debe tenerse en cuenta que los derechos conferidos por la marca de la Unión Europea solo se pueden oponer a terceros a partir de la publicación del registro de la marca (RMUE art. 9 ter).
El ámbito objetivo del derecho exclusivo del titular se delimita con arreglo a los mismos criterios establecidos en la legislación como prohibiciones relativas de registro de las nuevas marcas. El mismo ámbito de protección de la marca inscrita, con el mismo criterio objetivo de delimitación, se aplica para denegar la inscripción de marcas posteriores o para impedir que el signo protegido como marca pueda ser utilizado en el tráfico económico para identificar productos o servicios iguales o similares a aquellos para los que se otorgó la marca.
Actos que afectan a la relación misma entre el signo y el producto o servicio:
- Poner el signo protegido como marca en los productos o en su presentación (art. 34.3. a LM y art. 9.2. a RMC.
- Poner el signo en envoltorios, embalajes, etiquetas u otros medios de identificación u ornamentación del producto o servicio, o fabricar, importar o exportar, ofrecer almacenar esos medios de identificación cuando exista la posibilidad de que esos medios se utilicen para actos de violación de la marca (art. 34.E.f LM).
- Suprimir la marca del producto o de su presentación (art. 34.4 LM).
- Sustituir el producto al que se aplica la marca.
- Alteración o modificación del producto tras su comercialización por el titular de la marca y antes de su adquisición por el destinatario final (arts. 36.2 LM y 13.2 RMUE).
La otra categoría de actos de violación es aquella en que el acto realizado en el tráfico económico tiene por objeto el producto o servicio ya identificado por el signo protegido como marca. Entre tales actos hay que incluir el ofrecimiento, comercialización o almacenamiento con ese fin de los productos marcas o el ofrecimiento o prestación de los servicios con el signo, así como la importación, exportación o sometimiento a cualquier régimen aduanero de los productos marcados como por ejemplo el tránsito o el depósito, asimismo, la utilización del signo, referido a los productos o servicios para lo que se ha concedido la marca en los documentos de negocios y en la publicidad (arts. 34.3 LM y 9.2 RMUE), y también la utilización del signo en redes telemáticas y como nombre de dominio (art. 34.3. e LM).
Todos estos actos están prohibidos cuando se realizan en el tráfico económico sin la autorización del titular de la marca. Y es preciso destacar que la relación de actos que violan el derecho exclusivo tal como se incluye en la LM (art. 34.3) es puramente enunciativa.
10.3. Limitaciones objetivas al derecho de marca
Un problema importante para delimitar el derecho exclusivo consiste en fijar las limitaciones al mismo. No puede ignorarse que el monopolio que representa la utilización de la marca como derecho exclusivo sólo se justifica en la medida necesaria para que la marca cumpla su función, debiendo evitarse que ese monopolio se amplíe a actuaciones no justificadas por esa función de la marca y que redundarían en perjuicio de la libre competencia dentro del mercado. Pues bien, a estos efectos conviene recordar que la función de la marca consiste en identificar y diferenciar en el mercado los productos y servicios para los que ha sido concedida.
Para concretar esas limitaciones se enuncian en los textos legales diversas actuaciones que se consideran citas por parte de los terceros. Por una parte los actos que permiten a los operadores económicos identificar en el mercado o explicar las características de los productos o servicios que comercializan tales como la especie, calidad, cantidad, destino, valor, procedencia geográfica, época de producción de producto o de prestación del servicio y otras características de éstos (arts. 37.a y b LM y 12 RMUE).
Pero además se permite también a los terceros que utilicen la referencia a la marca protegida cuando es indispensable para exponer las características esenciales de los productos o servicios que comercializan. Por ello se dispones que el titular de la marca no puede prohibir a los terceros que la utilicen cuando sea necesario para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular en el caso de accesorios o recambios, siempre que ese uso se realice confirme a las prácticas leales en materia industrial y comercial (arts. 37.c LM y 12 RMUE). Esta limitación es especialmente importante para las piezas de recambio o para los servicios de reparación (STJCE 23 febrero 1999 (TJCE 1999, 31)).
Tampoco puede impedir el titular de la marca que se incluya en un diccionario, enciclopedia u otra de consulta similar, pero sí que puede exigir que en la siguiente edición de la obra se añada la atención de que se trata de una marca registrada (arts. 35 LM y 10 RMC). La inclusión de tal mención impide que la marca se convierta en término genérico que pueda dar lugar a la caducidad de la misma.
Y por último, constituye una limitación fundamental del derecho de marca el denominado agotamiento del derecho, que consiste en que una vez que el producto marcado ha sido introducido en el mercado por el titular de la marca o con su autorización, ese producto marcado es de libre comercio dentro del mercado.
El agotamiento se produce para todo el mercado del Espacio Económico Europeo, tanto si el producto marcado se ha introducido en el mercado español como en el mercado de cualquiera de los Estados miembros del Espacio Económico Europeo.
Por el contrario la comercialización fuera del Estado miembro de la Unión Europea del producto marcado con el consentimiento del titular de la marca no produce el agotamiento del derecho para la comercialización en el Estado miembro de la Unión Europea (SSTJCE) (SJTCE, 6 julio) ( TJCE 1998, 178); 29 noviembre 2001 TJCE 2001, 313) y 8 abril 2003 TJCE 2003, 98).
10.4. Limitaciones subjetivas del derecho exclusivo
Existen supuestos en que no puede ejercitarse frente a un tercero el derecho exclusivo de la marca debido a la actuación que ha tenido el propio titular de la misma; son los supuestos que podemos denominar limitaciones subjetivas del derecho exclusivo.
En primer término el titular de la marca no podrá ejercitar su derecho exclusivo frente a un tercero, cuando ha incumplido la carga que pesa sobre él de usar la marca de una manera efectiva y real (arts. 39 LM y 15 RMC).
En el Registro Mercantil Central se establece que en el procedimiento de concesión puede exigirse al titular de la marca que ha presentado oposición que justifique el uso de la marca (art. 42.2 y 42.3 RMC), y en la LM debe suspenderse el procedimiento de concesión si el solicitante ha interpuesto una demanda de caducidad de la marca anterior oponente (art. 26.b LM).
Y por otra parte tampoco puede declararse la nulidad de una marca en base a la existencia de una marca anterior si esta última no cumple los requisitos de uso a que se ha hecho referencia (art. 52.3 LM). esta misma norma sigue para la marca comunitaria, puesto que en los supuestos de demanda de nulidad puede exigirse al titular de la marca anterior que aporte la prueba desuso de la misma (art. 57.2 y 3 RMC).
Otra limitación subjetiva del derecho exclusivo resulta de la tolerancia por parte del titular en el uso por un tercero de una marca confundible con la registrada. Según el art. 52.2 LM, el titular de una marca anterior que haya tolerado el uso de una marca posterior registrada durante un período de 5 años consecutivos con conocimiento de dicho uso, no puede ni solicitar la nulidad de la marca posterior ni impedir el uso de la misma.
La misma norma es aplicable a las marcas comunitarias, puesto que el precepto de la Directiva forma parte de las legislaciones nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea, y el art. 14 RMC dispone la aplicación complementaria del Derecho nacional en materia de violación de marcas. No es aplicable, sin embargo, a las marcas que se regían por la Ley anterior de Marcas (Ley 32/1988) pues aquélla no incorporaba la prescripción por tolerancia de la Directiva comunitaria y ésta no tiene efecto directo en las relaciones entre particulares (STS 24/2009, entre otras).
10.5. Ámbito territorial y temporal del derecho exclusivo
El ámbito territorial del derecho exclusivo es el territorio español para las marcas nacionales españolas y el territorio de toda la UE para las marcas comunitarias.
El ámbito temporal del derecho exclusivo de marca es de 10 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud (arts, 31 LM y 46 RMC). Esta duración del derecho puede inducir a error, puesto que el registro de la marca tanto nacional como comunitaria es indefinidamente renovable por períodos ulteriores de diez años y esa renovación automática, bastando para ello que se presente la correspondiente solicitud se paguen las tasas (arts. 32 LM y 47 RMC). De alguna manera cabe considerar, por tanto, que la duración del derecho de marca es indefinida, siempre que se soliciten las renovaciones pagando las tasas correspondientes.
