Son requisitos positivos de patentabilidad la exigencia de que el objeto patentable sea una invención industrial, ejecutable, nueva y con actividad inventiva (arts. 4.1 y 27.1 LP y 52.1 y 83 CPE). Pero, además, existen unos requisitos negativos de patentabilidad, esto es, hay determinadas invenciones industriales que aunque reúnan los requisitos positivos de patentabilidad, está prohibida la concesión de patentes para ellas.
El objeto de la patente ha de ser una invención, es decir, una regla para el obrar humano, en la que se indique qué operaciones hay que hacer para obtener un resultado determinado. No son por tanto patentables los simples descubrimientos, en los que no se da una regla para el obrar humano sino simplemente se constatan elementos o fenómenos que están en la naturaleza o características o fenómenos de los mismos.
Pero no todas las invenciones son patentables, sino solamente las invenciones industriales, es decir, aquellas que según los arts. 4.1 LP y 52.1 CPE son susceptibles de aplicación industrial (arts. 9 LP y 52.4 CPE).
Una invención industrial es una regla en la que se indica la forma en que hay que operar con determinadas materias o fuerzas de la naturaleza para conseguir un resultado concreto y útil, que sirva para satisfacer alguna necesidad humana.
En general cabe distinguir la invención de un nuevo producto de la de un nuevo procedimiento, considerado como sucesión de operaciones para la obtención de un resultado industrial, o de una nueva aplicación de un procedimiento o producto o sustancia ya conocidos para la obtención de un resultado industrial que no estaba previsto anteriormente.
Así pues, no son patentables ni los descubrimientos ni las invenciones que no son industriales, por ejemplo las que se refieren a planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económico comerciales, ni tampoco los programas de ordenadores (arts. 4.4 LP y 52.2 CPE).
Hay que señalar que existen invenciones industriales cuya patentabilidad está prohibida, esto es, por carecer de los requisitos negativos de patentabilidad (arts. 5 LP y 53 CPE). La tendencia es, sin embargo, a interpretar muy restrictivamente estas excepciones a la patentabilidad.
Una invención industrial tiene que ser necesariamente ejecutable, y lo es cuando un experto normal en la materia a la que se refiere la invención, haciendo las operaciones descritas en ella obtiene el resultado previsto (arts. 27.1 LP y 83 CPE).
Una invención para ser patentable necesita ser nueva y tener actividad inventiva. Realmente, estas exigencias parecen obvias, si estamos hablando de una invención. Lo que ocurre es que la Ley, al establecer estas exigencias, lo que pretende es dar seguridad jurídica, definir lo que entiende por novedad y lo que entiende por actividad inventiva, de manera que sea fácil para cualquiera determinar qué es lo que debe considerarse como nuevo y con actividad inventiva.
Estos requisitos, la novedad y la actividad inventiva pueden considerarse como requisitos comparativos de patentabilidad, porque para determinar su existencia es preciso comparar la invención que se pretende patentar con el estado de la técnica existente en la fecha de prioridad de la solicitud de patente.
Son requisitos comparativos porque para determinar si existen debe establecerse una comparación. La comparación entre la invención tal como aparece descrita en la solicitud de patente, por una parte, y, por otra, lo que ya era conocido en ese momento. Lo que ya era conocido en ese momento es algo que define la propia Ley como el estado de la técnica.
Es pues, fundamental la determinación del momento exacto en que debe producirse la comparación.
Ese momento es, como regla general el de la fecha de presentación de la solicitud de patente en la Oficina de Patentes. Pero hay supuestos en los que esa fecha no es la determinante. Fundamentalmente hay que tener en cuenta lo que se denomina prioridad unionista. Esto es la prioridad que se determina por lo dispuesto en el art. 4 CPPI. Según ese artículo, si se presenta en un país de la Unión Europea una solicitud de patente para un invento, el solicitante o sus causahabientes pueden solicitar patentes para ese mismo invento en los restantes países de la Unión Europea, durante un plazo de 12 meses, con la ventaja de que la fecha de prioridad de esas solicitudes se retrotrae a la primera fecha de presentación. La consecuencia es que los hechos que pudieran destruir la novedad o la actividad inventiva después de la primera fecha de presentación, esto es la fecha de prioridad unionista, no podrán ser opuestos a las solicitudes de patente para la misma invención presentadas durante ese plazo.
Así pues, ha de compararse la invención tal como aparece descrita en la solicitud de patentes, con el estado de la técnica que existía en la fecha de prioridad. Y el estado de la técnica está integrado por todo lo que antes de esa fecha se ha hecho accesible al púbico en España o en el extranjero por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio (arts. 6.2 LP y 54.2 CPE).
Tenemos, por una parte, la descripción de la invención que ha de figurar en la solicitud de patente u esa descripción hay que compararla con el estado de la técnica, que es todo lo que antes de la fecha de prioridad había sido accesible al público en todo el mundo, y además las solicitudes españolas anteriores de patentes o de modelos de utilidad aunque no se hubieran hecho públicas, siempre que den lugar a la concesión de la correspondiente patente o modelo de utilidad.
Evidentemente si la regla técnica que se pretende patentar ya estaba contenida en el estado de la técnica carecerá de novedad (arts. 6.1 LP y 54.1 CPE).
Pero a menudo lo que ocurre es que esa regla técnica no estaba contenida en el estado de la técnica exactamente igual que se describe en la solicitud de patente, sino con distintas modificaciones; combinándola con otras reglas técnicas que también eran conocida, etc. Por eso es importante la exigencia de que la invención no sólo sea nueva, sino que también tenga actividad inventiva.
Se considera que la invención implica una actividad inventiva si no resulta del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia (arts. 8.1 LP y 56 CPE).
La falta de novedad puede venir dada por una descripción explícita o por divulgación implícita. Esta última concurre cuando, al poner en práctica las enseñanzas del documento anterior, el experto habría llegado inevitablemente a un resultado comprendido en los términos de la reubicación enjuiciada; ahora bien, la inferencia debe ser clara, directa e inequívoca (STS 213219/2011).
Hay supuestos excepcionales en los que determinados conocimientos o reglas técnicas que deberían estar incluidos en el estado de la técnica, sin embargo no pueden incluirse en él para destruir la novedad o la actividad inventiva de la invención. Son los casos a los que se refieren los arts. 7 LP y 55 CPE, esto es, cuando se trata de anticipaciones ocurridas en los 6 meses anteriores a la presentación de la solicitud de patente, que han sido consecuencia directa o indirecta de un abuso evidente frente al solicitante o su causahabiente o de que el solicitante o su causante hayan exhibido la invención en exposiciones oficiales u oficialmente reconocidas.
La STS 2928/2008 declaró que el ensayo realizado por el solicitante sobre el objeto de la patente litigiosa había tenido lugar más de 3 años antes de que el registro hubiera sido solicitado, por lo que se trataba de una divulgación que destruía la novedad.
En todos estos casos, a pesar de que esos conocimientos están incorporados al estado de la técnica, no se pueden tomar en consideración para destruir la novedad o la actividad inventiva de la invención que se pretende patentar.
