8.7. El derecho exclusivo de explotación de patente

7.1. Protección conferida por la patente

Ante todo es preciso determinar cómo se establece el objeto protegido, pues bien ese objeto está definido por las reivindicaciones de la patente que han de interpretar en base a la memoria.

La eventual infracción del derecho exclusivo se establece comparando las reivindicaciones de la patente tal como fue concedida con la realización práctica que se entiende que viola el derecho exclusivo (STS 2209/2015).

Declara, además, la STS 3682/2016 que en el procedimiento "para que un perito pueda aportar el punto de vista del experto en la materia no es esencial que el perito mismo lo sea, sino que por su formación y experiencia, esté en condiciones de ponerse en la posición del experto en la materia".

La infracción puede ser directa cuando coinciden todos y cada uno de los elementos que caracterizan el invento patentado. Pero también puede darse una infracción indirecta por equivalencia, que requiere que la expectativa razonable de que la alternativa funcionará de manera que alcance el umbral de la predecibilidad.

Así resulta que para el juicio de obviedad en la infracción por equivalencia es mas acertado el estándar de predecibilidad que el menos exigente de "mera posibilidad de éxito" (STS 2209/2015).

Una vez concedida la patente, el titular de la misma, haya sido concedida por la Oficina Española de Patentes y Marcas o como patente Europea por la Oficina de Munich, tiene el derecho exclusivo de explotación sobre la misma por un plazo de veinte años contados desde la fecha de presentación de la solicitud (arts. 58 y 59 LP y 63 y 64 CPE). Pero es muy importante destacar que ese derecho es un derecho de contenido básicamente negativo. Significa que el titular tiene derecho a impedir a los terceros cualquier acto de explotación comercial o industrial de la invención patentada. Tiene derecho a impedir a los terceros que s i su consentimiento fabriquen, ofrezcan, introduzcan en el comercio, utilicen o importen el producto objeto de la patente o lo posean con alguno de esos fines; o que utilicen el procedimiento en el comercio, utilicen o importen el producto directamente obtenido por el procedimiento objeto de la patente, o lo posean para alguno de los fines antes a mencionados (art. 59 LP).

El mero tránsito de mercancías fabricadas legalmente en un Estado miembro de la Unión Europea con destino a otro Estado miembro de la Unión Europea donde su venta es igualmente legal, no constituye un acto de explotación incluido en el derecho exclusivo existente en el Estado a traés del cual tiene lugar el tránsito intracomunitario. Ello es así porque el mero transporte físico de las mercancías no equivale a la puesta en circulación comercial de las mismas. Í lo ha declarado el TJCE en sentencia 26 septiembre 2000 (caso European Automobile Panel Association), que aunque referida a piezas de recambio de automóvil que estaban protegidas en Francia como dibujos y modelos industriales o por derecho de autor, contiene una doctrina aplicable a las otra modalidades de la propiedad industrial.

Ese derecho a impedir todas esas actividades realizadas sin autorización tiene el titular de la patente no sólo frente al fabricante o importador, sino frente a cualquiera que realice esos actos que entran dentro del ámbito del derecho exclusivo, sin necesidad de probar que quien realiza los actos prohíbe actos a quien está actuando de buena fe. La buena o mala fe sólo tendrá relevancia a los efectos de una eventual condena por los daños y perjuicios causados cuando el demandado no sea fabricante o importador de los productos infractores, pues la responsabilidad de fabricantes e importadores es objetiva (art. 74.1 LP); como lo se igualmente la responsabilidad del que utiliza un procedimiento patentado.

Obsérvese que hay una diferencia que en la práctica tiene una gran transcendencia, según que la invención patentada sea un producto o sea un procedimiento. Por procedimiento se entiende una sucesión de operaciones encaminadas a la obtención de un resultado industrial (STS 5389/2010, entre otras). Ello implica que el procedimiento para la fabricación de productos farmacéuticos está integrada por 3 elementos: una o varias sustancias básicas de partida, el modus operandi o acciones o manipulaciones necesarias y el resultado final (STS 5389/2010). En el caso de que la patente recaiga sobre un procedimiento entonces el derecho de exclusiva no sólo comprende el derecho a poner en práctica con fines industriales o comerciales el procedimiento mismo, sino que el derecho exclusivo comprende también ella explotación comercial industrial de los productos directamente obtenidos por el procedimiento patentado.

Pero hay que insistir en que el contenido del derecho de patente es fundamentalmente negativo; es el derecho a prohibir a los terceros que sin consentimiento del titular exploten la invención patentada.

Eso tiene una gran transcendencia, porque significa que el titular de la patente no tiene derecho por la simple titularidad de la misma a explotar la invención patentada. Tiene derecho a impedir a los terceros la explotación sin su consentimiento; pero no tiene necesariamente el derecho a explotar (art. 64 LP).

Puede ocurrir y ocurre a menudo, que la invención patentada es una invención dependiente. En efecto, una patente es dependiente, cuando la invención que constituye su objeto no puede ser explotada sin utilizar la invención protegida por una patente anterior perteneciente a distinto titular, es por ejemplo, un invención que consiste en la mejora o perfeccionamiento de otra patente anterior.

Entre las normas referentes al derecho exclusivo del titular de la patente es muy importante en la práctica, aun que pueda parecer una norma secundaria, la que establece lo que se denomina como inversión de la carga de la prueba. El art. 61.2 LP dispone que si una patente tiene por objeto un procedimiento para la fabricación de productos o sustancias nuevos, se presume, salvo prueba en contrario, que todo producto o sustancia de las mismas características ha sido obtenido por el procedimiento patentado, y esa presunción se aplica aunque el demandado no sea el fabricante (STS 5389/2010, entre otras).

Esta norma esa fundamental para el derecho exclusivo sobre procedimientos para la fabricación de sustancias químicas o farmacéuticas. El problema que se plantea a menudo para la protección de esas patentes consiste en que el procedimiento patentado no es puesto en ejecución dentro del territorio nacional, sino que se efectúa en el extranjero y acceden por vía de la importación al territorio nacional los productos directamente obtenidos por el procedimiento. Naturalmente es muy difícil establecer la prueba de que esos productos han sido fabricados por el procedimiento patentado, cuando esa prueba exigiría comprobar los hechos en un país extranjero. Por ello, la ley adopta un planteamiento que facilita la protección del titular de la patente. Consiste en establecer que si el procedimiento sirve para la fabricación de un producto nuevo, pero solamente en ese caso, entonces se presume que todo producto de las mismas características ha sido fabricado por el procedimiento patentado. Es una presunción iuris tantum, que admite la prueba en contrario, pero que permite proteger al titular de la patente cuando se importan los productos de esas características desde el extranjero y no se puede probar fácilmente que el procedimiento utilizado en la fabricación de los mismos es precisamente el procedimiento patentado.

Hay actos de utilización de la invención patentada que no están incluidos dentro del derecho exclusivo, fundamentalmente porque no pueden considerase como tales actos de explotación. Así ocurre con los actos realizados en un ámbito privado y con fines no comerciales; los actos realizados con fines experimentales referidos al objeto de la patente; a la preparación de medicamentos realizada extemporaneamente y por unidad en ejecución de una receta médica, o al empleo del objeto de la invención patentada en medios de locomoción que esté en tránsito por el territorio nacional (art. 61 LP). La excepción favorable a la investigación sirve al progreso tecnológico que es precisamente la finalidad básica del propio Derecho de patentes.

Así pues, quien pretenda comercializar un medicamento genérico puede realizar estudios y ensayos con el objeto protegido por una patente para obtener la autorización del medicamento genérico en el momento mismo en que se extinga la patente; pero no puede fabricar o realizar otros actos tendentes a la explotación comercial del medicamento realizados antes de que expire la patente.

Por último es preciso hacer notar que el titular tiene el derecho exclusivo para autorizar la introducción en el mercado de los productos obtenidos por la invención patentada, pero una vez que esa introducción en el mercado con su autorización ha tenido lugar se produce el denominado agotamiento del derecho de patente que consiste en que esos productos puestos en el mercado con autorización del titular pueden circular libremente y ser objeto de sucesivos negocios en el territorio nacional, sin que el titular de la patente tenga ya ningún derecho sobre ellos, porque su derecho, el derecho de patente, se agotó al introducir el producto en el mercado (art. 61.2. 1 LP).

El agotamiento del derecho se produce no sólo a nivel nacional, sino también a nivel comunitario según ha resuelto reiteradamente el TJCE. Esto significa que el titular de la patente con cuya autorización se ha puesto en el mercado en cualquier país de la Unión Europea el producto protegido por aquélla, no puede usar las facultades que le otorguen las patentes de las que sea titular en otros países comunitarios, para impedir la importación de esos productos que se introdujeron en el mercado de la Unión Europea con su consentimiento (STJCE 31 octubre 1974).

7.2. Acciones por violación del derecho de patente

Para hacer valer su derecho exclusivo, la LP (art. 71) otorga al titular de la patente acciones para exigir la cesación de los actos que violan el derecho del titular de la patente; la indemnización de los daños y perjuicios, el embargo de los objetos producidos o importados con violación del derecho del titular; la atribución en propiedad de los objetos o medios embargados cuando sea posible; la adopción de medidas necesarias para evitar que prosiga la violación de la patente y la publicación de la sentencia condenatoria.

Las acciones para exigir la cesación de los actos de violación de la patente y evitar que prosiga ésta pueden ejercitarse también, cuando sean apropiadas. Parece que con esta norma lo que se pretende es permitir que se ejerciten las acciones de cesación para evitar que prosiga la violación de la patente fundamentalmente frente a los prestadores de servicios de intermediación operativa en la sociedad de la información.

La indemnización de daños y perjuicios debida al titular comprenderá no sólo el valor de la pérdida que haya sufrido sino también el de la ganancia que haya dejado de obtener a causa de la violación de su derecho, debiendo incluirse en la cuantía indemnizatoria, en su caso, los gastos de investigación en los que haya incurrido para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción de su derecho de patente (art. 74.1 LP). Esta referencia a los gastos de investigación está justificada por cuanto, a menudo, el titular de la patente violada tiene que encargar a detectives y peritos la localización del producto infractor y pruebas que justifiquen la violación de la patente.

La inclusión de la indemnización por el daño moral establecida por la ley 19/2006, de 5 junio, parece superponerse en parte con la indemnización que ya está prevista en el art. 76 LP referente al desprestigio de la invención patentada causado por el infractor. Cabe pensar que además podrían dar lugar a la indemnización por daño moral las especiales dificultades en que haya podido verse la empresa del titular de la patente como consecuencia de la violación de ésta.

De alguna manera parece que a través de esta vía del daño moral, sin que sea exigible la prueba del perjuicio económico, se atribuye al juez un amplio poder de discrecionalidad a la hora de conceder la indemnización al titular de la patente, se trata incluso de poder introducir por esta vía los denominados daños punitivos, esto es, daños que exceden de los que hayan podido producirse y demostrarse de una manera efectiva.

Otro criterio alternativo legalmente previsto para fijar la indemnización de daños y perjuicios consiste en la cantidad a tanto alzado (Directiva 2004/48/CE, incorporada por la Ley 19/2006 5 de junio) que como precio hubiera debido pagar el infractor al titular de la patente por la concesión de una licencia que le hubiere permitido llevar al cabo su explotación conforma a derecho (art. 74.2. b LP, según la ley 19/2006, 5 junio). No se comprende por qué en este caso no se incluye también la posibilidad de indemnizar el daño moral, pues es evidente que éste existirá o no existirá cualquiera que sea el criterio elegido para la fijación de los daños y perjuicios causados. Es más, parece que también en este caso podrá reclamar la indemnización por daño moral en base a los criterios generales que rigen en nuestro Derecho, y que permitieron reclamar la indemnización de ese daño en un caso de violación de marcas (STS 660/1999).

Para hacer valer sus derechos, la LP (arts. 123 y ss) prevé también que puedan realizarse diligencias de comprobación de hechos que permiten al titular de la patentes establecer, con hechos probados por los cauces judiciales, que la violación está teniendo lugar, de manera que, en base a esas pruebas pueda presentar su demanda. Y también puede pedir medidas cautelares para conseguir poner fin de manera rápida a la violación de su derecho, aunque sea como medida provisional, o exigir la prestación de una fianza que garantice que en el caso de obtener una sentencia condenatoria podrá resarcirse de la indemnización de daños y perjuicios que se fije (art. 133 y ss LP). Tanto para las diligencias de comprobación de hechos como para las medidas cautelares deberá tenerse en cuenta lo dispuesto por la LEC (respectivamente en los arts. 256 y ss y 721 y ss).