Un factor que incide de manera decisiva para delimitar el ámbito de protección de las marcas es el hecho de que se trate de marcas notorias o renombradas.
Marcas notorias son aquellas que son ampliamente conocidas en el sector del mercado al que pertenecen los productos o servicios distinguidos por ellas, mientras que las marcas renombradas son conocidas por el público en general, y no sólo dentro de un sector determinado del mercado. Por lo tanto todas las marcas renombradas son notorias; pero no todas las maracas son renombradas. Las marcas renombradas son más ampliamente conocidas por el público que las marcas notorias (art. 8 LM).
El dato decisivo por tanto para considerar a una marca como notoria o renombrada es exclusivamente el grado o difusión de su conocimiento entre el público. Si la marca es conocida con carácter general por el público de un determinado sector del mercado se tratará de una marca notoria. Si la marca es conocida con carácter general por todo el público y no sólo por el de un sector del mercado, entonces estaremos ante una marca renombrada.
La notoriedad o el renombre de una marca es un hecho con consecuencias jurídicas distintas según que la marca notoria o renombrada esté o no registrada.
Si la marca notoria o renombrada está registrada tiene una protección ampliada, puesto que esa protección no estará limitada por el principio de especialidad. Esto significa que la protección se amplía a productos o servicios distintos de los utilizados por la marca notoria o renombrada, extendiéndose a los sectores que comprenda la notoriedad o a todos los sectores si la marca es renombrada. Y esa protección ampliada se aplica tanto para la aplicación de la prohibición relativa de registro de otras marcas posteriores que se puede hacer valer mediante la oposición o la acción de nulidad, como a efectos del ejercicio de la acción de violación de la marca (arts. 8 y 34.2. c LM y 8.5 y 9.1. c RMC).
Especialmente importante para la protección de las marcas registradas, que sean notorias o renombradas es lo dispuesto en el art. 43.2. c LM que traslada a la legislación española lo dispuesto en el art. 5.2 de la Directiva 89/104 en materia de marcas (STJCE 18 junio 2009 Caso Loreal).
La marca notoria o renombrada no registrada tiene protección legal a pesar de no estar registrada, pero esa protección se limita a los productos o servicios similares a aquellos para los que se utiliza la marca notoria o renombrada (arts. 6.2. d, 8.4 y 34.5 LM y 8.2. c RMC).
Por lo demás el carácter notorio o renombrado de la marca, tanto si esta registrado o no lo está, debe tenerse en cuenta:
- Para permitir la protección como marca de un signo originariamente genérico (arts. 5.2 LM y 7.3 RMC)
- Para jugar con criterios más estrictos el riesgo de confusión (STJCE 29 septiembre 1998, y STS 5138/2012).
- Para hacer responsables a todos los infractores de los daños y perjuicios causados por la violación de la marca, al presumirse iuris et dure que han actuado con culpa o negligencia (art. 42.2 LM).
- Para fijar la indemnización de daños y perjuicios por violación de la marca (art. 43.3 LM), especialmente por el daño causado al prestigio de la misma.
- Para considerar que el registro de una marca ajena notoria o renombrada se hace de mala fe, razón por la cual adolece de una causa de nulidad absoluta que da lugar a una acción imprescriptible de nulidad (art. 51.1 y 51.2 LM).
