El derecho exclusivo sobre las marcas concedidas y registradas puede extinguirse por la declaración de la nulidad o de la caducidad de la marca inscrita. Tanto la nulidad como la caducidad pueden ser parciales, esto es, pueden extinguir el derecho exclusivo sobre la marca con referencia solamente a una parte de los bienes o servicios para los que la marca ha sido concedida (arts. 60 LM y 51.2 y 52.3 RMC).
La diferencia entre la nulidad y la caducidad es fundamental. La declaración de nulidad significa que la marca inscrita no reunió en el momento de su inscripción los requisitos legales para ser registrada; por ello la nulidad opera retroactivamente, es decir que se considera que la marca que ha sido declarada nula no fue nunca válidamente concedida (arts. 54 LM y 55.2 RMC).
Por el contrario, la caducidad de la marca, a la que se equipara la renuncia del titular sobre la misma, significa que la marca ha sido plenamente válida hasta elemento en que se produce la caducidad.
Rigen nomas distintas sobre la legitimación para demandar la nulidad de la marca y sobre la prescripción de la acción de nulidad, según la causa de nulidad invocada.
Si la causa de nulidad que se invoca consiste en que la marca fue concedida violando alguna de las prohibiciones absolutas de registro, esto es, cuando la marca no reunía en el momento de la solicitud los requisitos absolutos legalmente exigidos, o si la causa de nulidad consiste en que la solicitud se hizo de mala fe (arts. 51.1. b y LM y 52.1. b RMC), entonces podrá ejercitar la acción, si se trata de una marca nacional, tanto la Oficina Española de Patentes y Marcas como cualquier persona que ostente un derecho subjetivo o interés legítimo (art. 59.a LM).
En este sentido la STS 698/2015 que "al no ser intrascendente para la competencia el mantenimiento del registro de marcas que no debieron registrase por afectarles alguna prohibición absoluta, la Ley 17/2001 admite una legitimación muy amplia".
Es de mala fe el registro de marca a sabiendas de que la titularidad no le pertenece al solicitante lo que ocurre, por ejemplo cuando este ha mantenido previamente una relación contractual con quien ostenta, realmente la titularidad de la marca o la estaba usando precisamente en el mercado o en las relaciones comerciales como propia (STS 574/2011).
Si por el contrario, la causa invocada es de nulidad relativa, esto es, por que se concedió la marca violando una prohibición relativa de registro, es decir, por no haber tenido en cuenta la existencia de un derecho prioritario que impedía el registro, entonces la legitimación corresponderá al titular del derecho afectado, que será quien tenga un interés legítimo (arts. 59.b LM y 56.1. b y c RMC).
El titular de la marca prioritaria que haya tolerado durante 5 años consecutivos el uso de la marca posterior no podrá solicitar la nulidad ni oponerse al uso de esa marca posterior sobre la base de esa marca anterior, para los productos o servicios para los que se hubiera utilizado la marca posterior, a no ser que la presentación de la solicitud de la marca posterior se hubiera efectuado de mala fe. Y esta misma regla que impide al titular de la marca ejercitar la acción de nulidad cuando ha tolerado durante más de 5 años el uso de la marca posterior, es también aplicable al titular de la marca nacional anterior en relación con la marca comunitaria posterior que ha venido siendo utilizada (arts. 52.2 LM y 53 RMC).
En el caso de las marcas nacionales la declaración de nulidad corresponde en exclusiva a los Tribunales ordinarios (art. 51.1 LM), los cuales podrán dictar la sentencia que declare la nulidad bien como consecuencia de la presentación de una demanda, bien como consecuencia de una demanda reconvencional presentada por quien hubiera sido demandado por violación de la marca.
Por lo que se refiere a las marcas comunitarias las demandas de nulidad tienen que presentarse necesariamente ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (arts. 52 y 53 RMC). Pero en los casos en que se ejerciten acciones por violación de una marca ante los Tribunales comunitarios de marcas, que han de existir en cada uno de los Estados miembros, el demandado podrá presentar reconvención pidiendo que se declare la nulidad de la marca, en cuyo caso será competente el propio tribunal para hacer esa declaración (arts. 96 y 97 RMC).
A diferencia de la nulidad, la caducidad de la marca implica que el derecho exclusivo ha existido válidamente hasta el momento en que la caducidad se produce.
Cabe distinguir dos grupos de causas de caducidad, según resultan o no de la voluntad del propio titular.
Son causas que resultan directamente de la voluntad del titular de la marca la renuncia y la falta de renovación. En ambos casos corresponde la OEOM para las marcas nacionales y a la Oficina de Armonización del Mercado Interior para las marcas comunitarias, declarar la caducidad por esas causas (arts. 55.1 y 52 LM y 50 y 47 RMC).
En estos supuestos el derecho exclusivo de marca deja de producir efectos desde el momento en que se produjeron los hechos que originen la caducidad (art. 55.2 LM).
Pero hay otros supuestos en los que la caducidad no es el resultado de un acto voluntario del titular, sino que se trata de causas que operan incluso contra la voluntad del titular y que le imponen la pérdida de su derecho exclusivo.
Las causas de caducidad que no resultan directamente de un acto u omisión voluntarios del titular de la marca son las siguientes:
- Falta de uso de la marca (arts. 55.1. c L y 51.1. a RMC).
- Genericidad sobrevenida de la marca por una actuación negligente del titular (arts. 55.1. d LM y 51.1. b RMC).
- Inducción a error a los consumidores como consecuencia del uso que hace de la marca su titular (arts. 55.1. e LM y 51.1. c RMC).
- Pérdida por el titular de los requisitos que le legitimaban para ser titulares dela marca, por tazones de nacionalidad, domicilio o sede de su establecimiento mercantil (art. 55.1. f LM).
En todos estos casos de caducidad en sentido estricto, la caducidad tiene que ser declarada por los Tribunales ordinarios en el caso de las marcas nacionales, debiendo notificarse la sentencia firme a la Oficina Española de Patentes y Marcas para que proceda a la cancelación de la marca inscrita (art. 61 LM) y la declaración de caducidad de la marca comunitaria deberá ser pronunciada por la Oficina de Armonización del Mercado Interior (art. 56 RMC), pero podrá ser declarada por los tribunales de marca comunitaria, cuando se haya presentado ante ellos una demanda reconvencional en la que se solicite esa declaración de caducidad (arts. 95 y ss RMC).
